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從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令

【許慈真/北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

在美國,欲聲請暫時禁制令(preliminary injunction)的當事人必須證明符合4項要件,本文以2020年7月16日Scrum一案裁決為例,詳述法院如何判斷暫時禁制令涉及之各項證據;礙於篇幅緣故,本篇先說明背景事實以及管轄權認定問題,要件部分則留待後篇處理。此外,本案耐人尋味之處在於兩造事業的淵源與關聯性,如何各立門戶經營且不踩踏侵權紅線,值得省思。

「Scrum」一詞意指「用以落實敏捷價值觀及原則之架構」,工作團隊可藉此快速有效地交付產品及服務,屬於敏捷(agile)軟體開發的方法學之一。Ken Schwaber與Jeff Sutherland整合先前文獻論述,於1995年聯合發表論文並首度提出Scrum開發方法,兩人隨後於2001年與其他15名軟體開發者共同發布「敏捷軟體開發宣言」。

2002年,Schwaber與人共同成立非營利組織Scrum Alliance,並且制定Certified Scrum認證系列,只不過,Schwaber於2009年下半年離開Scrum Alliance,另成立Scrum.org後推出Professional Scrum認證系列。2009年,Schwaber與Sutherland合作撰寫《The Scrum Guide》,根據該指南,Scrum團隊包括三種角色,亦即Product Owner(產品負責人)、Scrum Master及Development Team(開發團隊)。Schwaber則於2006年成立Scrum Inc.,目前提供Licensed Scrum認證系列;於2018年推出Scrum@Scale架構,並展開與Scrum Alliance的合作夥伴關係。

本案概述

原告Scrum Alliance, Inc.與被告Scrum, Inc.同為提供Scrum架構培訓及認證的廠商。原告認證計畫擁有3項核心商標(如下表所示)且均已取得「不可對抗」(15 U.S. Code § 1065)之地位,迄今大約已認證上百萬實務人士。至於被告,則於2019年下半年推出全新Scrum認證計畫,惟原告指稱該認證計畫名稱實質上與原告相同(如下表所示),並且皆內含培訓課程以及提供證書(該證書亦與原告幾無區別)。

原告認為被告係刻意選用系爭侵權標識,有意混淆消費者並竊用原告商標之聲譽及價值,故於2020年3月18日提起訴訟,指控被告違反蘭哈姆法多項規定(包括聯邦商標侵權、服務標章侵權、不實從屬關係、不實廣告及不正競爭)以及德州商標保護與不正競爭相關規範,並針對Jeff Sutherland與JJ Sutherland個人主張違約損害賠償,同時根據其商標/服務標章侵權主張,聲請暫時禁制令。

法院指出,原告若想取得暫時禁制令,必須證明符合四大要件:

  • 勝訴之實質可能性
  • 若不核發禁制令,原告極可能蒙受無法彌補之傷害
  • 可能致生之傷害大過於被告因禁制令所受之損害(亦即,法院需權衡兩造受害輕重(balance of hardships))
  • 禁制令不會危及公共利益

鑑於原告成功證明所有要件,法院最終裁定准予暫時禁制令,禁止被告及其代理人、僱員、員工、繼任人、受讓人、具利害關係之相關人等於訴訟審理期間,以任何方式或在任何商業情境之下直接或間接使用原告商標系爭侵權標識

聲請暫時禁制令之管轄權問題

對人管轄權之標準

德州長臂法(long-arm statute)規定,在合乎憲法規定之正當程序下得授予管轄權,因此,本案法院必須確認對人管轄權是否符合憲法保障要求。根據「正當程序條款」,若能證明不具居民身分的被告與法庭地有最低限度聯繫(minimum contact),法院便可行使對人管轄權且不致使訴訟違反公平及實質正義(fair play and substantial justice)之傳統概念。

本案原告聲稱法院對被告有特定(對人)管轄權,前提是,原告主張之訴因必須源自被告與法庭地的關聯所致。為行使此項管轄權,法院必須確定:

  1. 被告是否故意將營業活動帶入德州,或利用其在該地從事營業活動的特權。
  2. 原告主張之訴因是否源於被告與法庭的聯繫(forum-related contact)。
  3. 法院行使對人管轄權是否合乎公平且合理。

被告若是與其他州居民建立持續往來關係並負有義務,其行為後果自當受該州法律規範及制裁;然而,被告與法庭地的最低限度聯繫不能僅止於隨機、偶然、關係薄弱、或出自他人或第三人單方面行為。假使原告能證實上述前兩項條件,舉證責任便移轉至被告,由其證明行使對人管轄權係不公平或不合理,此時,法院需審查五項因素:(a)非居民被告的負擔(burden);(b)法庭地的利益;(c)原告獲得救濟的利益;(d)州際司法系統在有效司法行政方面的利益;(e)數個州為促進基本社會政策的共同利益。


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