ZERO可否註冊為飲料商標?從Royal Crown v. Coca-Cola談起

(圖片來源:Pixabay)
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【許慈真/北美智權報 專欄作家】

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就法律保護而言,獨創性或任意性標識的識別性強,理當是商標首選。儘管如此,基於銷售需要,廠商往往偏愛暗示性、甚至是描述性標識,但這類標識卻極容易產生紛爭;例如,Royal Crown與Coca-Cola便曾於2018年在聯邦巡迴上訴法院(CAFC)爭執,將內含「ZERO」字樣的標識使用於飲料產品是否屬於通用性或描述性。本篇即是介紹該次判決發回重審後的再度上訴結果,以及意料之外的後續發展。

案件概述

本案上訴人Royal Crown Company, Inc.及Dr. Pepper/Seven-Up, Inc.(後稱「Royal Crown」)與被上訴人Coca-Cola同為飲料市場競爭業者,兩造爭議起源於Coca-Cola曾在2016年提出16件商標申請案,有意在現有飲料品牌附加上「ZERO」字樣(列表如後),Royal Crown遂提出異議,主張這些標識均是通用性(generic)或僅是描述零卡飲料的特性,倘若Coca-Cola未聲明不專用「zero」一詞,則不應獲准註冊。

商標訴願暨上訴委員會(TTAB)認為,Royal Crown並未證明「ZERO」之於零卡的軟性飲料、運動飲料及能量飲料而言具通用性,再加上Coca-Cola已證明「ZERO」一詞在軟性飲料及運動飲料類別獲得後天識別性,故准許Coca-Cola在未聲明不專用之情況下取得商標權。

Royal Crown不服而提起上訴,巡迴法院以「認定通用性之法律基礎有誤」與「評估後天識別性之前須先判斷描述性」為由,撤銷原裁決並發回重審。不過,當案件重回TTAB評審時,Coca-Cola竟提出動議,請求修改各申請案並聲明不專用「ZERO」一詞,Royal Crown雖表示此舉不合程序規定且非可決定訴訟結果(not case-dispositive),然而,TTAB認為聲明不專用正是Royal Crown所請求的唯一救濟,最終准許Coca-Cola的動議並駁回異議。Royal Crown針對此次裁決再度上訴。

上訴人主張

Royal Crown在本案向巡迴法院提出三點質疑:

  1. TTAB准許Coca-Cola在審理後提出未經同意的動議,不但不合程序規定,也是恣意而為、裁決反覆且濫用裁量權。
  2. TTAB單憑Coca-Cola聲明不專用而解決爭議,不僅逃避其須依據行政程序法做出有理由裁決的義務,也是剝奪Royal Crown與法院藉此獲得實體判決的機會。
  3. 最重要的是,Coca-Cola的聲明不專用並未讓本次上訴變得無可爭論(moot),因為Coca-Cola仍可能提出包含「ZERO」字樣的新商標申請案,往後也可能就現有申請案主張「ZERO」一詞的保護範圍。

被上訴人及參加人之回應

Coca-Cola指出,TTAB准許其聲明不專用等同於賦予Royal Crown所需的全部救濟,本次上訴當然變得無可爭論;再者,TTAB有權准許其依據聯邦法規彙編規定(37 C.F.R. § 2.133(a)),以未經同意的動議修改申請內容,而TTAB裁決也未違反行政程序法。

PTO局長則以參加人身分補充,Royal Crown並非就商標註冊本身(per se)提出異議,而僅是針對「未聲明不專用『ZERO』一詞之註冊」,故TTAB裁決確實已賦予其請求的救濟。

巡迴法院之判斷

巡迴法院贊同Coca-Cola與PTO局長的意見,認為本次上訴已無可爭論並予以駁回。法院做出下列幾點判斷:

TTAB擁有准許動議的裁量權

Royal Crown雖試圖援引TTAB裁決先例,解釋37 C.F.R. § 2.133(a)規定旨在禁止審理後提出未經同意的動議,但這些裁決實際上指出,TTAB有權在不違反行政經濟一般原則之適當情況下,准許當事人以動議做出各種修改;例如,在Zachry Infrastructure, LLC v. Am. Infrastructure, Inc., 101 U.S.P.Q.2d 1249 (TTAB 2011)一案,TTAB即裁決待當事人就通用性提交充分陳述意見後,才考量申請人請求登記於輔助註冊簿的動議(惟此項動議無法滿足異議人的要求)。簡言之,TTAB當然有權准許聲明不專用的動議,藉此賦予異議人所需的救濟。

Royal Crown的唯一救濟是聲明不專用

根據巡迴法院前次判決以及相關附錄文件,Royal Crown僅主張在系爭標識註冊之前,Coca-Cola必須聲明不專用「ZERO」一詞,否則TTAB應駁回各申請案;更何況,Royal Crown從未主張即使Coca-Cola聲明不專用後,系爭標識仍不該獲准註冊,聲明不專用自然成為Royal Crown異議所請求的唯一救濟。因此,Coca-Cola的動議既已充分滿足Royal Crown的要求,其異議便失去存在理由。

本案上訴已無可爭論

本案上訴之所以「無可爭論」,其原因在於Royal Crown真正想獲得的救濟已超出法院裁判權限之外;根據先例,法院必須駁回無法賦予實際救濟的上訴,而且法院也無權管轄假設性問題或抽象命題。不過,Royal Crown辯稱,Coca-Cola從未就「『ZERO』一詞在相關產品類別屬於通用性或僅是描述性」有所爭論,TTAB也未曾做出如此裁決,再者,Coca-Cola未來仍可能申請註冊其他內含「ZERO」的標識,故並非「無可爭論」。

巡迴法院對此表示,上訴旨在請求救濟,而非獲得建議性意見。縱使TTAB認定內含「ZERO」的標識在相關產品類別屬於通用性或僅是描述性,往後確實有利於Royal Crown,但基於此一利益要求法院裁判,卻是純屬臆測而實益不大(speculative);這就如同,要求法院針對假設性案件可能提出的阻卻抗辯(preclusion defense)做出判決一般。總而言之,在Coca-Cola聲明不專用後,本案已無法院應予裁判的爭點或衝突。

結語

整起爭議最有意思的地方是,由於Coca-Cola突然聲明不專用,導致TTAB認定Royal Crown所需的救濟已獲得滿足,也毋須遵循前次判決要求審理通用性及描述性問題,至於「ZERO」一詞的標識屬性究竟為何,只能留待下回分曉。

儘管如此,從本案判決註腳可以得知,Coca-Cola也曾針對Royal Crown內含「ZERO」字樣的商標申請案提出異議,包括「DIET RITE PURE ZERO」及「PURE ZERO」,只是Royal Crown已就「ZERO」聲明不專用,該次異議最終遭到TTAB駁回;由此結合Coca-Cola的動議觀察,不難發現「ZERO」一詞用於飲料產品確實大有可議之處,為了獲准商標保護,顯然聲明不專用才是上策。


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