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《設計專利實體審查基準修正案》公聽會分析與探討

【王竑/北美智權 設計專利組組長】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

智慧局 (TIPO) 於2020年7月23日舉行了《設計專利實體審查基準修正案》公聽會,此次公聽會針對五大議題深入討論,包括「放寬說明書及圖式之揭露要件」、「明確建築物及室內設計為設計專利之保護標的」、「放寬設計專利有關分割申請之規定」、「修正圖像設計之規定」及「其他」等。

公聽會之主要目的為聽取業者及大眾之聲音,屬公開討論性質,以利審查基準的修正往更健全周延的方向調整。智慧局在本次公聽會中也提出了許多有利於產業發展與專利申請的新觀點,值得討論與深思。針對前四大議題,本文將分述之。

放寬說明書及圖式之揭露要件

本次修正欲更動審查基準「第一章說明書及圖式」及「第八章部分設計」之相關規定,將未於說明書記載相同、對稱或其他可得而知事由,卻被省略之視圖,直接視為「不主張設計之部分」。

這樣的改動與放寬,類似於吸收了歐盟註冊設計 (Registered Community Design ) 的思想,不再硬性要求申請人必須揭露六面視圖,而是能以申請人認為的設計特點來揭露,一方面讓揭露方式更為靈活,另一方面也解決若送件時缺圖可能致使後續修正衍生新事項的風險。

若以USPTO的審查觀之,本次智慧局的改動可能也斟酌了USPTO於設計專利審查時,常見給申請人的修正意見:實務上申請人遞交設計專利予USPTO時,若圖式有特徵揭露不一致或不明確的情況發生,審查官最常見建議的方式,就是將該特徵改成不主張設計之部分以克服35 U.S.C. §112核駁理由。智慧局本次的審查基準修正,等於嘗試從源頭解決上述問題,以開放的態度,便利申請人的申請及運用。

然而,即使本次基準修正通過,也不代表申請人可以在圖式揭露上完全自由,我國現行專利法126條明文:「說明書及圖式應明確且充分揭露,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現。」設計專利的圖式揭露依然必須有著明確的外觀與立體空間結構。

且申請人必須注意:許多國家仍要求六面視圖的完整揭露,若欲以台灣案為優先權主張的基礎,再於其他國別申請專利的話,六面視圖與立體圖的完整性仍屬必要。

明確建築物及室內設計為設計專利的保護標的

智慧局於公聽會中解釋:「按 2005 年版審查基準之規定,新式樣必須是具備固定形態的動產,而得為消費者所獨立交易者,其不得為房屋、橋樑等建築物或室內、庭園等不動產設計;該項規定於 2013 年配合專利法修法而全面修正審查基準時已刪除,並已對外說明設計專利不再僅限於可獨立交易之動產。惟外界對設計專利是否得為建築物或室內等不動產設計,仍常有提問,故本次修正於審查基準《第二章何謂設計》」明定設計專利亦得為建築物、室內空間、橋樑等設計,並於《第八章部分設計》舉例說明有關室內設計的揭露方式。

此修正方向與日本2020年4月1日正式生效的意匠法相同,將建築與室內設計正式且明確地納入設計專利的保護標的。然而,依照智慧局的上述解釋,本次修正的目的為「明確」設計專利的保護標的,且智慧局表示設計專利物品的動產限制於2013就已經取消。就字面意義解讀上,或許不完全排除現在已經可以申請室內設計的設計專利之可能性。

放寬設計專利有關分割申請之規定

智慧局欲使分割要件與修正、改請的判斷原則一致,故於本次修正中刪除原先審查基準之規定:「若申請時僅揭露一個外觀應用在一個物品,無法就『不主張設計之部分」的揭露內容,另案分割。」

若本次審查基準修正通過,未來判斷是否可分割的依據將與修正、改請相同,皆為「是否超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍」。

修正圖像設計之規定

設計專利必須應用於「物品」,而圖像設計目前所依附之物品多為顯示裝置。礙於該等物品限制,若侵權行為發生,在沒有間接侵害的規範下,專利權人可提起訴訟之侵權對象可能無法為真正造成侵權行為的軟體廠商。

智慧局同時考量了上開情況及虛擬實境等新新科技的發展,同時參考發明審查基準電腦軟體相關發明之概念,希望於本次修正中將「電腦程式產品」列入圖像設計所能應用的物品,並使圖像設計無須再以虛線「不主張設計之部分」來表現顯示面板等載體。

這是本次公聽會最特別的議題,若按本次版本修正,Icon與GUI等圖像設計專利將能直接解決現有的訴訟問題,實質活絡此類設計專利的發展與應用。對產業與申請人來說,應具有相當的幫助。

然而,若本次的修正通過,也可能會衍生出以下疑問

(1) 專利法121條第二項「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面,亦得依本法申請設計專利。」該物品要件是否能延伸解釋到包含虛擬物品「電腦程式產品」?

(2) 若本次修正通過,申請在前的Icon與GUI等圖像設計專利,因已綁定實體物,先前取得專利的專利權人該如何於訴訟中主張自己的權利?

(3) 台灣圖像設計無須表示載體的繪製方式具有更大權利範圍,但優先權案的揭露是越完整越好,而大部分國別依然要求揭露顯示裝置,若申請人有多國別Icon與GUI申請需求時,事務所很可能必須建議申請人第一申請國別儘量選台灣以外的國家。這部分也期待後續能與智慧局一同討論。

結語

從本次「設計專利實體審查基準」修正案公聽會的討論內容,可見智慧局對設計專利在申請的彈性與便利性嘗試做出許多改變,對於申請人的權益以及設計專利在產業上的應用提出許多創新的想法與修正觀點。然而本次修正實際如何施行、以及最後定案的施行內容和生效時間,仍未確定,尚須等待智慧局公告,北美智權亦會密切關注,並在第一時間將資訊告知讀者。


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