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標準必要專利 (SEP) 面面觀:如何取捨?

LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅;攝影:李淑蓮
LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅;攝影:李淑蓮

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

「水能載舟,亦能覆舟。當美國高通公司以SEP (標準必要專利) 授權架構取得商業上巨大成功時,2019年5月,美國加州地院的判決卻可能顛覆該公司運營的核心商業模式。因此,在高通案之後,個別廠商如何從該案學習到的啟示,調整與產業標準相關專利之申請授權與訴訟策略,並運用合適手段取得、實施和防禦SEP,是產業競爭的重要課題。」LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅如是說。

理論上,標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的基本精神是公開及共享,因此SEP持有者必須要承諾公平、合理、及無歧視 (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND)的授權原則。其中「公平」指的是不能用限制、綑綁、包裹或反競爭等方式,來要求對方簽訂授權條款;而「合理」則是指授權金之計算與收取基礎要合理,不能蓄意使被授權者的成本大增以至於失去競爭力;至於「無歧視」即一視同仁,不能對相同狀況的廠商,用不同的標準進行授權。然而,在通訊領域擁有大量SEP的高通卻因授權方式備受爭議而在不同國家引起糾紛。

承如前言,水能載舟,亦能覆舟。在某一特定領域取得越多SEP好像代表在該領域取得領導地位,然而,SEP在運用上限制很多,究竟要如何取捨,考驗專利權人及企業的智慧。

LexNovia創律國際法律事務所主持律師林桓毅於7/29由工業總會主辦的『美國專利適格性審查暨從高通案省思與產業標準相關專利授權訴訟實務研討會』中,以《從高通案省思與產業標準相關專利之申請授權與訴訟實務》為題發表演說,深入探討宣示SEP的利弊得失。

SEP關係人

林桓毅表示FTC v. Qualcomm案是很複雜的議題,因為牽涉層面非常廣,除了專利法外,還涵蓋契約法 (contract Law)、反托拉斯法 (Antitrust Law)、及一些經濟層面的影響;至於參與者方面,則包括SEP專利權人、專利實施人、標準制定組織 (SSO)、地方法院,甚至是ITC。此外,因為涉及反托拉斯法,因此也會有一些政府組織的介入,像在台灣可能是公平會,而美國則是FTC、以及法務部中一個與反托拉斯法相關的部門。

標準主要是為了產品與產品、產品與零組件間互通互聯的品質而制定的,其中通訊類的標準占大宗,包括3G/4G/5G、WIFI、Bluetooth等等各種無線通訊標準;除了通訊標準外,其他業界標準還包括影像壓縮標準 (JPEG、MPEG、H.263)、USB介面標準、以及插頭插座形狀標準等等。

統計資料顯示全球並有1,109個SSO,大家最熟悉的應該是ISO國際標準組織,除此之外,業界較多接觸的包括ANSI (美國國家標準機構)、W3C (全球資訊網聯盟)、3GPP (第三代夥伴計劃)、ATIS (電信產業解決方案聯盟)、以及ETSI (歐洲電信標準組織)。每個標準機構都有本身的「專利政策」,其中最重要是必須承諾會按FRAND原則來授權。林桓毅指出,所有專利實施者都是第四方,而FRAND其實是一種契約關係,雖然這是屬於所有SEP專利權人(SSO會員)與SSO之間的一種契約關係,但所有希望能實施SEP的均為第四方受益人,都有權利來主張FRAND的權益。而且即便該專利已經轉讓,但不管轉讓了幾手,後手專利權人同樣要接受FRAND的約束。

SEP定義

林桓毅表示,要判斷一件專利是否SEP,最終還是要看這個專利的請求項 (Claim) 是否「標準」及「必要」,所以最後還是要一個一個請求項來判斷。要考量的是這個專利是不是不可避免的?是不是一定要用到這個請求項的技術?如果答案是肯定的,那這個就是SEP。概念上很簡單,但判斷起來是很複雜的。

要判斷其是否「必要」(essential)之前,要先界定「必要」,究竟是技術上的「必要」還是經濟層面上的「必要」?林桓毅指出,技術上的「必要」指的是如果不採用這個請求項提出的方法便做不到這件事情,而經濟層面上的「必要」是指即使不採用這個請求項提出的方法,在技術上還是可以做到這個標準,但在經濟層面上可能要付上3、5倍的價錢;意思是:用替代的方法還是可以實施的,但在經濟考量上卻是不可行的,這就是經濟層面上的「必要」(commercial essential)。

此外,有一些「必要」是屬於主要功能,但有一些「必要」卻只是附加功能。如果必須作出選擇,那附加功能的「必要」是不是可以捨棄呢?如果更深一層去看,「標準」還有許多不同的層次,例如,究竟是現在SSO的標準,還是包括其底層的標準?還要注意的是標準通常是要花很長時間,經年累月才能建立出來的,而版本也會一直更新。所以也有可能有一個專利一開始是SEP,但後來標準經過修訂後便不再是一個SEP,當然也有可能是相反情況,從非SEP變成SEP。

宣示的動機

身為SEP專利權人,究竟應該如何處理宣示的過程呢?林桓毅認為現在有一個「over declaration」(過度宣示) SEP的現象:究竟這些被宣示的是不是真的SEP呢?可能要到最後訴訟階段才能分曉。造成 over declaration的原因很多,特別是如果故意隱瞞不揭露的話,會面臨很嚴重的罰則;反過來說,就算宣示了之後發現不是SEP,也沒有什麼不好的後果。另一方面,在宣示了之後,如果碰到侵權問題,反而比較有利。

Over declaration的缺點是可能會使授權金膨漲。如果是以Top-down的方式以比例算SEP,那當然是declare越多越好,因為這樣占SEP的比例高,得到的授權金也較多;但這樣子會導致真正有價值的SEP被稀釋。

誰決定SEP的重要性?

接下來要探討的就是誰決定那些專利是SEP?誰決定SEP的必要性?如果從不同的角色來看,林桓毅分析專利權人是比較屬於自由心證的,除了從技術觀點切入外,也會從各層面分析某些專利是否要宣示為SEP,在這個層次而言,專利權人說是SEP就是SEP了。在宣示了之後,到了SSO的層次,不同的SSO也明言不會審查也不會核定,基本上是因為成本太高了。有人也提出是不是由各專利局來審核,這樣在理論上比較客觀公正,也可以避免SEP濫竽充數的問題。但林桓毅質疑專利局是否有此技術能力,而且成本負擔也是一個問題。

林桓毅認為,到最後如果出現爭議,必要時也只能交由法院決定。然而,如果是在美國法院的話,最後的決定權也只是落在陪審團手中,但林桓毅認為這實在有一點強人所難,因為這本來是專家要花很多時間才能判定的問題,陪審團一般沒有很強的技術能力。

如何計算合理的SEP授權金?

「合理」是指授權金之計算與收取基礎要合理,不能蓄意使被授權者的成本大增以至於失去競爭力。「合理」的授權金是FRAND承諾中一個很重要的議題,其實就算不是SEP的授權金,一般專利的授權金也應該秉持合理的原由。林桓毅指出如果是以一貫bottom-up的方式來計算,授權金會非常可觀,這就是stacking effect(堆疊效應),所以後來大多數取Top-down的計算方式。意思是先設一個天花板,決定了一個device的權利金是多少之後 (假設一台手機是7美元),然後再看一台手機有多少SEP,再按比例來平分。但林桓毅認為按比例算有時候也不太公平,因為每件專利的重要性不太一樣,很容易會導致真正有價值的SEP被稀釋。為了避免權利金過度膨漲,也有一種方法是以最小可銷售專利實施單位 (Smallest Salable Patent Practicing Unit) 來計算權利金的;例如,以一顆晶片作為銷售專利實施單位所算出來的授權金,當然比以一台手機作為銷售專利實施單位所算出來的授權金來得低。不過,林桓毅指出,即便是一件在晶片上實施的專利,也可以在請求項上操作,將之拉到實施應用在一台手機上的層次,亦即擴大到應用在終端產品上,將授權金拉高。

林桓毅表示選擇將發明宣示為SEP的好處是在被侵權時可以比較容易主動,但對FRAND作出承諾的缺點是不能請求禁制令,只能談授權金。要注意的是一旦宣示是SEP就是要放棄exclusive right,因為一定要授權給別人。不過,如果不主張是SEP,是很難approve infringement的,很多電路案件都是如此。反過來說,如果不是SEP的話,會比較容易拿到更高權利金,因為Top-down的計算方法限制比較多,像是同一種技術如果有很多SEP,那攤分下來後所拿到的會比較少。

何謂公平、無歧視?

前面有提到,「公平」就是指不能用限制、綑綁、包裹或反競爭等的方式,來要求對方簽訂授權條款。如果以這個定義來看,在FTC v Qualcomm案中,高通的「No license no chip」 (不付權利金就不賣晶片) 策略除了違反了反托拉斯法之外,更是明顯違背了FRAND承諾。此外,高通拒絕將其SEP授權給其modem晶片的競爭對手,也是無視FRAND承諾的表現。

至於「無歧視」的部分則是比較難判定,因為「無歧視」指的是一視同仁,不能對相同狀況的廠商,用不同的標準進行授權,然而,廠商就指出,由於授權協議通常都是保密的,在不透明不公開的情況下,又如何知道有沒有被「歧視」?再者,廠商狀況本來就很難完全相同,高通就是以「大量所以打折」的論點來辯解。如果授權金是以單價 x 銷售數量來計算的話,那銷售數量大的廠商是不是因為帶來較多的收益而授權金應該比較低?這樣的差別訂價策略是否可被允許?

結論

資通訊產業瞬息萬變,第五代移動通信技術(5G),物聯網,自駕車等新興科技,蓄勢待發,正在改變人們的生活。為符合產業間不同產品應用與技術相容性(compatibility)需求,新興科技技術標準的制定和標準制定組織如何運作,在技術應用的發展中扮演著不可或缺的角色。

以個別廠商競爭策略來看,如何參與標準制定組織形塑產業標準的過程,進而申請(apply)、揭露(disclose)涵蓋技術標準的專利,並在取得(acquire)標準必要專利(SEP)後積極採取授權策略以獲取利益,是其伴隨產業脈動持續成長的不二法門。相對的,站在防禦角色,個別廠商如何循序漸進的進行迴避設計、抗辯、甚至無效系爭專利,亦為產業競爭中個別廠商必須瞭解的實務議題。


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