美國最高法院判決出爐:Booking.com商標具有後天識別性可受保護

(圖片來源:Booking.com官方粉絲專頁)
(圖片來源:Booking.com官方粉絲專頁)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

本刊261期文章(網域名稱Booking.com是否可以註冊商標?具指標性意義!)曾經介紹過,Booking.com這個知名的訂房網站欲申請美國商標,卻被美國專利商標局駁回申請。而後一路打訴訟,一審、上訴審均支持其可以註冊商標。2020年6月30日最高法院做出判決,認為根據消費者的認知,Booking.com並不是一個通用詞,確認可以註冊商標。

前情摘要

Booking.com這個網站欲申請美國商標,指定使用於第39類的線上安排旅程、線上訂票服務,以及第43大類的飯店訂房服務類。但美國專利商標局認為,booking是訂房訂票領域的通用詞,在後面增加一個.com,仍然是代表訂房訂票網站的通用詞,不得註冊商標。

後來Booking.com公司提出訴訟,一審判決認為,「Booking.com」這個詞比起單純的「booking」,不再是一個通用詞,而變成描述詞,可註冊商標。

到了第四巡迴上訴法院後,法院則認為,判斷「Booking.com」是不是通用詞,要看消費者對這個詞的認知。

最高法院審理與判決

這個案件又上訴到最高法院, 2020年5月4日進行言詞辯論,最高法院於6月30日做出正式判決,以8比1票,認為 Booking.com可以註冊商標。判決由Ginsburg大法官主筆。

Ginsburg大法官最重要的結論認為,「通用詞+.com」這種類型,是否為某種商品或服務的通用名稱?必須消費者認為其屬於該領域之通用名稱,才會被認為是通用名稱。首先,一個複合詞是否為通用詞,取決於整體來看,是否傳達給消費者某種產品或服務類別的意思。本案事實上,消費者並沒有將「Booking.com」這個詞認知為某種產品服務類別的名稱。因此,「Booking.com」對消費者而言不是通用名稱,所以就不是通用詞。

專利商標局的當然規則與Goodyear Rubber Company案

專利商標局採取了一種「當然規則」(per se rule):當一個通用詞,與通用的網域名稱,例如「.com」結合,所結合的詞組仍然是一個通用詞。專利商標局主張,他們是根據美國最高法院1888年的一個經典案例Goodyear Rubber Company案,才推論出上述規則。

該案中的爭議商標為「Goodyear Rubber Company」。在當時,Goodyear Rubber代表的是發明家查爾斯·固特異(Charles Goodyear)所發明的一種橡膠製作方式,現在一般稱為「固特異橡膠」或「硫化橡膠」,而Company代表的就是公司類型。當時最高法院判決認為,既然Goodyear Rubber是某類產品的名稱而無法取得商標保護,加上company這個字,只代表他們成立了一家公司專門賣這類產品。若允許讓「Goodyear Rubber Company」獲得商標,將會打壓所有販售這類商品的其他人的權利,影響他們描述他們自己的產品。因而,專利商標局主張,「通用詞+.com」這種類型,就像「通用詞+Company」一樣,無法產生來源指示功能,而無法獲得商標保護。

但最高法院認為,這個前提是錯的,因為,對網域名稱來說,只會有一家公司取得一個特定的網域名稱,所以「通用詞+.com」這個傳達給消費者的訊息,就是與特定網址有關聯的組織。

甚至,專利商標局所提出的規則,完全不顧消費者的認知,這有違商標法(美國蘭漢姆法)的基本原則:一個特定詞是否為通用詞或非通用詞,取決於其對消費者的意義,亦即,消費者在事實上是否將該詞認知為產品類別的名稱?或者可以與其他產品類別相區別的詞?

避免獨占booking詞彙的政策考量?

美國專利商標局主張,在政策上,應避免「通用詞+.com」被獨占。專利商標局擔心,倘若允許註冊「Booking.com」,將會阻礙競爭。但是專利商標局並不是認為,其他想要提供線上訂房網站服務的公司,也需要將他們的服務稱為「Booking.com」。專利商標局擔心的是,如果本案允許註冊,將會排除或限制其他競爭對手使用「booking」這個詞,或者無法使用類似「ebooking.com」或「hotel-booking.com」這類的網域名稱。因此,專利商標局擔心的不是「Booking.com」這個商標被獨占,而是怕商標權人不當限制其他人使用類似的語言。

但最高法院認為,如果擔心這種事情,所有描述性商標都也會有類似的問題。如果要避免專利商標局擔心的反競爭效果,商標法上有幾個原則,都可避免「Booking.com」被註冊後,商標權人可以獨占「booking」這個詞。

一,競爭對手使用booking的方式,必須構成混淆誤認之虞,才會構成侵權。當一個詞的識別性越弱,混淆誤認之虞的可能性也越低。Booking.com 自己也承認「Booking.com」會是一個識別性弱的商標。Booking.com承認,因為該商標是描述性的,將來較難證明他人商標構成混淆誤認之虞。

二,就算Booking.com 受到商標保護,他人仍然可以基於「公平與善意」(fairly and in good faith),對自己的產品為描述性使用,而非作為商標使用,亦即典型的商標合理使用。

上述這些商標法的原則,都可以避免專利商標局所擔心的反競爭效果,確保「Booking.com」獲得註冊後,並不會讓商標權人獨占「booking」這個詞。

用網址或其他法律保護?

最後,專利商標局主張,本案當事人根本不需要註冊商標,因為其已經取得了booking.com這個特殊的網域名稱,在競爭上已經具有優勢。消費者在輸入booking搜尋網頁時,最容易搜尋到的就是當事人的網站。之所以想要註冊商標,就是想要再取得更大的競爭優勢。

但最高法院認為,就算商標保護可以賦予其競爭優勢,並不必然就無法讓其註冊商標。其他描述性商標先天上也會與產品或服務有關聯,消費者輸入描述詞一樣也會較容易找到相關網站。但聯邦商標法一樣允許註冊描述性商標。

專利商標局認為,Booking.com可以透過商標法以外的法律尋求保護,例如可以使用不公平競爭法,避免其他事業模仿(passing off)Booking.com這個服務,只是商標法的保護更強。最高法院認為,有其他法律可以保護,並不足以成為拒絕Booking.com申請商標的理由。


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