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商標與設計保護之衝突:從費列羅的糖果盒談起

(圖片來源:pixabay)
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【許慈真/北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

商業上使用之標誌或包裝不但可註冊成為商標,亦可申請設計保護,故商標及設計制度往往能為企業經營帶來雙重保障。然而,不可避免地,兩者制度也極容易發生扞格,特別是相似的標誌或包裝各為不同權利人所有時。本文透過歐盟普通法院判決(T‑695/15)以及歐洲法院判決(C‑693/17 P),闡述歐盟法院(Court of Justice of the European Union)如何處理商標及設計保護的衝突問題。

BMB sp. z o.o.(以下稱「BMB」)於2007年向EUIPO註冊系爭設計獲准(第826680-0001號),並指定使用於糖果盒與容器(羅卡諾國際分類09.03),SpA Ferrero(以下稱「Ferrero」)遂於2011年援引三項先前權利,聲請宣告系爭設計無效,其中包括Ferrero於1974年註冊且於法國境內有效的據爭商標(第405177號),指定使用之商品包括「糖果」(尼斯分類30)。

無效部門認定兩者標誌相似且商品相同,相關公眾有發生混淆誤認之虞,故撤銷系爭設計。上訴委員會(以下稱「BOA」)維持原裁定並指出,據爭商標的顯著特徵未達一般水準(below average),僅是呈現出標準容器形態而已,但鑑於兩者標誌及指定使用之商品相似度極高,縱使在讀音與概念上有所不同,亦不因此改變此結果。BMB不服,陸續向普通法院及歐洲法院提出上訴,惟最終均以敗訴收場。

BMB系爭設計
BMB系爭設計

Ferrero據爭商標
Ferrero據爭商標

在本案,BMB的主張大致分為「依據法律錯誤」與「事實認定錯誤」兩部分:

依據法律錯誤

普通法院判決

BMB認為,BOA以歐盟商標規則第8(1)(b)條為由認定混淆誤認之虞,而非法國智慧財產權法第L713-3條,乃是依據法律錯誤,違反共同體設計規則第62條。

普通法院對此回應:BOA確實已適用前述第L713-3條規定,並依據設計規則第25(1)(e)條,先前註冊權利人得禁止他人於類似商品或服務使用相似標誌。再者,前述第L713-3條規定係轉化自歐盟商標指令,依據歐盟法院判例法即足以認定有無混淆誤認之虞。

因此,普通法院認為EUIPO裁定中僅提及歐盟商標規則,未將前述第L713-3條規定列為法律依據,係屬於形式上錯誤,對於裁定結果不生影響。

歐洲法院判決

BMB向歐洲法院提出兩點主張:

  1. 若要撤銷註冊權利,其法律依據必須毫無不確定之處,故普通法院判決所稱之「形式上錯誤」,實際上是重大錯誤。
  2. 歐盟法院判例法上未曾有依據設計規則第25(1)(e)條認定權利無效之類似案件,普通法院應斟酌法國巴黎地區法院曾就據爭商標做出的判決。在該判決,法院認定特徵與系爭設計雷同的標誌(外形非直角而是圓弧邊緣,文字標籤「Pick Up」占容器的三分之二)並未侵害據爭商標;此情況與本案相仿,但本案比對時卻未斟酌最明顯的差異,亦即文字標籤「MIK MAKI」。因此,普通法院認為判斷混淆誤認之虞時並無必要參酌內國法,實為錯誤。

歐洲法院對此亦提出兩點回應:

  1. BMB在此僅是重申前審主張而已,並未敘明為何因「形式上錯誤」此一誤認而致判決無效的理由,如此無疑是要求法院重審相關論點,依據判例法,法院對此並無管轄權,故予以駁回。
  2. 首先,BMB並未駁斥普通法院認為歐盟法院判例法足以作為判斷法律依據,亦未敘明設計規則第25(1)(e)條欠缺判決先例之情形,以及為何因欠缺此類先例而致普通法院判決有誤的理由。再者,BMB亦未闡明普通法院為何不應斟酌,其他由Ferrero提交且與判決結果相悖的法國判決先例。

最後,歐洲法院表示,鑑於訴訟當事人與標的均不相同,法國地區法院所為之侵權判決對EUIPO的無效程序並無拘束力。


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