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「雙十一」能否註冊為商標?兩岸看法大不同

【許慈真/北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

為了吸引消費者目光,業者有時偏好以諧音字或流行詞彙申請註冊商標,譬如最近熱議的「順時中」便是一例。然而,這類創意極容易誤踩公序良俗界線或視為不具識別性,實不可不慎。

本篇透過這幾年爭議不斷的「雙十一」商標問題,探討兩岸在處理流行詞彙之商標申請上有何不同,以及其背後理由。

根據中國國家知識產權局(CNIPA)商標局網站檢索資料顯示,阿里巴巴早自2011年起,即積極以包含「雙十一」的字樣指定使用於眾多類別,至今為止(截至2020年6月7日)總計達135項之多,涵蓋「雙十一/雙11」、「雙十一/雙11狂歡節」、「雙十一/雙11網購狂歡節」、「雙十一/雙11購物狂歡節」、「雙十一/雙11全球狂歡節」、「雙十一/雙11狂歡夜」等商標。此外,阿里巴巴亦曾於2012年以「雙十二」及「雙12」字樣註冊商標,並指定使用於第35、38及41類。簡單來說,不管是「雙十一」或「雙十二」,他人若在廣告、電信、教育等領域使用該等字樣,皆可能構成侵權。

面對阿里巴巴搶先將挾帶龐大商機的「雙十一」註冊為商標,京東也自2013年起提出多項包含「雙十一」字樣的商標申請案,指定使用於第35、38及41類。然而,阿里巴巴於2017年以「與類似服務之商標近似」為由(商標法第30條)請求無效宣告,導致京東此系列商標多半遭裁定無效;京東不服,便狀告知識產權局,北京知識產權法院遂於2019年底做成五項行政判決,但就結果而言,京東幾乎是全盤敗訴。

在這一系列法院判決中,京東的涉訟商標以及阿里巴巴主張侵權的引證商標,分別如下表所示:

判決重點

(2018)京73行初7525號、7527號、7528號及7529號判決

1. 訴爭商標與引證商標構成近似

兩者商標指定使用的服務,係屬同一或類似服務群組而構成類似服務,雙方對此並不爭執。而在商標比對上,無論是哪一判決,法院皆認為屬於近似商標:

  • 經圖形化藝術設計的訴爭商標「雙11·雙11」或「雙11·雙11上京東」,儘管其數字「11·11」與文字「雙·雙」為重合設計,但消費者仍可識別出「雙11·雙11」;此與引證商標「雙十一」、「雙11」或「雙11狂歡節」進行比對,訴爭商標明顯完整包含引證商標的文字部分或顯著識別部分,即「雙十一」與「雙11」,在文字構成、呼叫、含義等方面有較大重合,容易使消費者誤認兩者為同一來源或有關聯性。
  • 純為文字的訴爭商標「京東雙十一」與引證商標「雙十一」或「雙11狂歡節」進行比對,前者明顯完整包含後者的文字或顯著識別部分,同樣容易使消費者誤認兩者為同一來源或有關聯性。

2. 「雙十一/雙11」並未構成通用名稱

雖然京東認為「雙十一」與「雙11」已經成為網路及實體商業促銷活動的通用名稱,但法院在「廣告」、「電視廣播」等服務上,判定該等商標並非通用名稱。縱使部分訴爭商標中之「京東」二字,在「替他人推銷」服務上具有較強的顯著性及知名度,但礙於引證商標註冊在先,為避免消費者產生誤認,因此仍不宜准予註冊。

(2018)京73行初7526號判決

1. 指定使用之服務有部分構成類似,但部分不類似

在此判決,兩者商標經比對後,雖是屬於近似商標,但法院在類似服務之認定上,結果有些不同:

  • 法院認同知識產權局此部分判斷,訴爭商標指定使用之「出借書籍的圖書館;動物訓練;為藝術家提供模特服務」三項服務,與引證商標指定使用之服務未構成類似服務。並且除下列四項服務以外,其餘指定使用之服務皆屬於類似服務。
  • 法院認為,訴爭商標指定使用之「錄像帶發行;健身俱樂部(健身和體能訓練);玩具出租;遊戲器具出租」四項服務,雖與引證商標指定使用之部分服務屬於同一服務群組,但在服務目的、內容、方式、對象等方面卻有相當差別,並未構成類似服務,因此撤銷被訴裁定,要求知識產權局就此部分重新裁定。

2. 「雙十一」及「雙11狂歡節」並未構成通用名稱

就此判決,法院判定在「培訓」等服務上,該等商標非屬於通用名稱。

值得注意的是,在訴訟過程中,阿里巴巴的第10136420號商標經撤銷而失效,根據最新檢索資料顯示,第10136470號商標正處於「撤銷/無效宣告申請審查中」,其他引證商標未來是否能維持有效,仍有待觀察。


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