美國專利間接侵權制度的介紹

(圖片來源:Pixabay)
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【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

美國專利法將專利侵權行為大致分為二種:「直接侵權」(direct infringement,35 U.S.C. § 271(a))和「間接侵權」(indirect infringement,35 U.S.C. §§ 271(b), (c))。

「直接侵權」類似於台灣專利法的專利侵權行為。不同之處在於美國法不問侵權人的「主觀意圖」,而只要有發生客觀的侵權行為,即成立「直接侵權」;但台灣法要求專利侵權行為人必須具有「故意」或「過失」。「間接侵權」則是台灣所無的制度。

在1952年美國專利法法典化之前(該次修法生效日為1953年1月1日),「間接侵權」的概念是以「幫助侵權」(contributory infringement)的判例法型態而存在著。在法典化後,35 U.S.C. § 271將傳統的「幫助侵權」分為「引誘侵權」和「幫助侵權」。前者強調行為人積極地(actively)幫助直接侵權行為人,而後者強調行為人提供他人專用於侵害專利權的零組件。此外,專利間接侵權理論和著作權間接侵權理論是處於互相影響的情況,因為法院在判決中會引述專利判決或著作權判決以討論間接侵權之相關法理。

為何要有間接侵權行為的規範?主要還是讓權利人可以阻擋那些迴避直接侵權行為的惡行者。然而,從台灣產業界角度,除了直接侵權的風險之外,間接侵權的問題亦應重視,因為台商多提供美國市場零組件,故其極有可能處於間接侵權的風險。以下,本文將介紹美國專利間接侵權的相關概念,以提供產業界參考。

1952年的法典化

在1952年的重大修正之前,美國專利法並無條文定義侵權行為,而是由法院透過判例對專利侵權行為做出定義。法院基本上將侵權行為分為直接侵權和幫助侵權。直接侵權行為和當今的概念近似,包括未經專利權人同意的製造、使用、和銷售等行為。幫助侵權行為則指行為人雖非直接侵害專利,但因其幫助行為屬惡性重大,而必須讓其負擔直接侵權行為之損害賠償責任。

在1952年「間接侵權」法條化時,「幫助侵權」法理的發展歷史已有約八十年。立法理由指出判例法所發展之「幫助侵權」其目的在禁止二種行為:(1)提供從事專利侵權行為之工具;(2)引來造成專利侵權之行為。舉例來說,對受專利保護的機器,如果行為人製造了特殊的組件且該組件是系爭專利機器的核心,則如果該行為人在供應該組件的同時明確地或隱含地教導組裝系爭專利機器的方式,此行為即是明顯的侵害專利權行為。但立法理由也指出,判例法對於「幫助侵權」適用的界線並不清楚。基於此些考量,美國國會才將「幫助侵權」法典化。

儘管「間接侵權」規定於美國專利法中,立法前的判決法仍是間接侵權法制的一部份。聯邦最高法院在1964年的Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.案判決也指出,35 U.S.C. § 271(c)的制訂僅是將判例法的「幫助侵權」概念法典化。另根據立法理由,判例法的「幫助侵權」概念區分為35 U.S.C. § 271(b)和35 U.S.C. § 271(c)等二項;前者是針對引誘直接侵權之行為,而後者為針對提供零組件給直接侵權人的行為。雖美國專利法之後歷經多次修改,但「引誘侵權」和「幫助侵權」的條文內容並未修改。

專利濫用和間接侵權

在1952年的修法中,「專利濫用」(patent misuse)的問題亦是「間接侵權」法典化所處理的議題。傳統的「幫助侵權」法理,其問題在於賦予專利權人於專利物品和非專利的零組件等二個領域的獨佔地位。因而,最高法院從認同以「幫助侵權」概念保護專利權人,而漸漸轉變為以「專利濫用」為由而限制或駁回專利權人根據「幫助侵權」法理的權利救濟主張。

為回應最高法院的見解,國會制訂35 U.S.C. § 271(d)來限制「專利濫用」理論之適用。當時,國會設計三種非屬「專利濫用」之情況:(1)從他人的幫助侵權行為中獲得營利;(2)授權或允許他人從事幫助侵權的行為;(3)試著在法院主張他人的侵權行為或幫助侵權行為。另在1988年的修法時,35 U.S.C. § 271(d)又增加二類情況,不過與間接侵權議題無關係。此立法趨勢反映美國專利法保護權利人的傳統。

「專利濫用」基本上是反競爭法的議題,而與「間接侵權」分屬不同的法律領域。但在間接侵權議題的情境中,「專利濫用」爭議通常存在於專利權人有搭售(tying)的行為,例如以專利授權契約限制被授權人必須購買專利權人的非專利物品,但此爭議成立的前提是權利人具有「市場力量」(market power)。因此,專利權人對他人主張「間接侵權」的過程中應注意「專利濫用」議題,以免其行使專利權時會面臨反競爭法的困擾。

引誘侵權之要件:特定的意圖

「引誘侵權」(35 U.S.C. § 271(b))的要件有二:(1)有發生專利直接侵權行為;(2)被告具有「特定的意圖」(specific intent)以鼓勵他人的專利直接侵權行為。特別就第二個要件,原告必須證明被告「知道」(know)其所誘發的行為是專利侵權行為,例如被告「事實上知道」有直接侵權行為(actual knowledge of the infringement)、或被告「惡意漠視」(willfully blind)直接侵權行為的存在。

根據最高法院的Global–Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.案判決,「惡意漠視」有二個要件:(1)被告必須主觀地相信侵權事實的發生是具高度可能性(high probability);(2)被告必須有刻意的行為(deliberate actions)來避免得知該事實。

「特定的意圖」的演化

Global–Tech Appliances, Inc.案判決以前,原告應證明被告「知道」(knew)或「應該要知道」(should have known)他的行為真的會引發他人的專利侵權行為。此「知道」要件源自於美國聯邦巡迴上訴法院(United Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)在2006年的DSU Medical Corp. v. JMS Co.案判決。

DSU Med. Corp.案判決之前,關於被告的「知道」程度要求,有所謂Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.案判決的高標準和Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.案判決的低標準。Manville Sales Corp.案判決的「知道」要件即現行判例法。而Hewlett-Packard Co.案判決只要求證明被告具有引發直接侵權人「行為」的實際意圖,但其不問被告是否知道其所誘發的「行為」是專利直接侵權行為。

該二判決都是CAFC在1990年做出的判決,而Hewlett-Packard Co.案判決早於Manville Sales Corp.案判決約三個月。兩者基準不同導致「引誘侵權」認定有歧異。因而,CAFC在DSU Med. Corp.案判決中的「引誘侵權」章節以全院法官共同審理(en banc)的方式提出見解,並決定採取Manville Sales Corp.案判決的高標準,以化解判例間的衝突。

幫助侵權

「幫助侵權」(35 U.S.C. § 271(c))有四個要件:(1)直接侵權行為的存在、(2)被侵權人知道系爭專利、(3)零組件無實質的非侵權用途、以及(4)零組件是系爭發明重要的部份。特別針對第二個要件,「知道」(knowledge),專利權人必須證明,被告知道其零組件所特別用於的組合物是受專利權保護的,且該組合物侵害了專利權。「幫助侵權」重點在提供零組件的特定行為,而「引誘侵權」注重廣義的協助直接侵權的行為。因此,被告是有可能同時成立二類侵權行為。

「知道」要件之「應該要知道」

美國侵權行為法有“intent”(“intend”或“intentionally”,即「意圖」或「故意」)及“negligence”(「過失」)等二類行為人的主觀要件。「意圖」的侵權行為有兩種類型:「一般的意圖」(general intent)和「特定的意圖」。「一般的意圖」指原告只要證明侵權人做了導致傷害的「行為」即可,其不用證明侵權人是意圖傷害。相反地,「特定的意圖」要求侵權人具有「惡意」(culpability),而原告要證明被告是有意地傷害,或是被告基本上可確信他的行為會導致傷害發生。

「過失」的侵權行為其成立有四個要件:(1)合理的注意義務(a duty of reasonable care)、(2)該義務的違背(breach of that duty)、(3)因果關係(causation)、以及(4)導致損害(resulting damages)。其中,「合理的注意義務」的概念是行為人因知道有風險的存在,而應去做了防止風險的事情,或是應避免其行為的發生。法院會以「應該要知道」的理由來認定行為人知道存在著風險。

關於「引誘侵權」之「知道」要件,「應該要知道」類型近似於美國侵權行為法的「過失」概念。其某種程度是指責引誘侵權行為人應該要知道直接侵權行為的存在,儘管該行為人事實上是不知道。

Global–Tech Appliances, Inc.案判決之後,僅證明被告「應該要知道」可能是不夠的,因為最高法院認為不能只證明由被告行為所導致之專利侵權行為是種「可知的風險」(known risk)。不過,CAFC的判例發展仍繼續沿用「應該要知道」基準,例如2017年的Sanofi v. Watson Laboratories Inc.案判決。


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