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地理名稱可否作為商標?從蘋果「San Francisco」商標案談起

【許慈真/北美智權報 專欄作家】

為因應小螢幕電子裝置的閱讀需求,蘋果公司於2014年開發出San Francisco字型,並在2015年全球開發者大會宣布,該字型將取代Helvetica Neue,成為OS X El Capitan與iOS 9的預設字型。與此同時,蘋果公司以「SAN FRANCISCO」字樣申請電腦軟體、字型相關商品之商標,並陸續於歐盟(No.013801758)、美國(No.86556282)等地區獲准註冊。不過,同樣的申請卻在台灣被打回票。

本文透過「智慧財產法院107年行商訴字第52號行政判決」與「最高行政法院108年判字第566號行政判決」,淺析「San Francisco」為何無法獲准註冊,以及地理名稱申請商標保護之限制何在。

本案概述

蘋果公司於2015年以未經設計的「SAN FRANCISCO」字樣申請商標,並指定使用於第9類「電腦軟體;可下載之印刷字體」以及第16類「鉛字;印刷鉛字及印刷簽字模」商品。然而,智慧財產局以違反商標法第29條第1項第1款為由核駁,蘋果公司提起訴願後仍遭駁回,復向智慧財產法院提起行政訴訟,敗訴後再上訴至最高行政法院,終獲法院認定本案上訴為有理由,廢棄原判決、撤銷訴願決定及原核駁處分。本案主要爭點有二:

  1. 「SAN FRANCISCO」是否屬於描述性標識?
  2. 「SAN FRANCISCO」若屬於描述性標識,是否因使用取得後天識別性?

以下分述智慧財產法院與最高行政法院對於爭點有何不同看法。

「SAN FRANCISCO」是否屬於描述性標識?

智慧財產法院見解

舊金山(San Francisco)是北加州與舊金山灣區的核心都市名稱,且在廣義上,舊金山灣區或舊金山半島包括矽谷在內,兩者地區皆有眾多網路、電腦軟硬體等類高科技公司。因此,蘋果公司在本案之指定使用,容易使消費者聯想「SAN FRANCISCO」係指電腦軟體、字型相關商品之製造地、生產地、設計地或使用地係在舊金山等類描述或說明,而未發揮指示商品來源之作用,故欠缺先天識別性。

最高行政法院見解

如地理名稱以特定商品或服務而聞名,消費者容易將該名稱視為產地說明,自然屬於描述性使用而不具備先天識別性;反之,則屬於任意使用,當然有先天識別性。再者,另應參酌商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀因素綜合判斷,倘若特定標識有商品或服務的強烈說明意涵,即使無競爭同業使用,仍屬於描述性。

基於此前提,最高行政法院按本案指定使用之不同類別而為分別處理:

  1. 第9類
    針對指定使用於「電腦軟體;可下載之印刷字體」此部分,原則上贊同前審法院之意見,認為地理名稱是否產生商品說明的聯想,係以我國消費者認知為準;即使在國外因先天識別性而獲准註冊,亦不影響我國判決。
  2. 第16類
    前審法院僅泛稱,舊金山以眾多網際網路公司而聞名,且有眾多大型公司總部設於此處,故「SAN FRANCISCO」涉及商品產地或相關特性之說明,然而,卻未具體指出該地理名稱與「鉛字;印刷鉛字或印刷鉛字模」商品的關聯性。更何況,前審法院認定之事實雖能佐證第9類情形,但無從證明能給予消費者如下印象:「舊金山係『鉛字;印刷鉛字或印刷鉛字模』商品之製造、生產、設計或相關服務之商業來源地或服務提供地」,故「SAN FRANCISCO」指定使用於第16類應屬於任意使用,係具備先天識別性,前審法院就此部分之判決自非適法。

「SAN FRANCISCO」是否取得後天識別性?

智慧財產法院見解

  1. 相關資料不足以證明取得後天識別性
    蘋果公司所提出之字型相關報導、全球軟體開發者年會介紹影片或網路討論資料,部分係使用外文,非屬於我國行銷資料。再者,其使用方式係將「SAN FRANCISCO」作為行動通訊設備的預設字型名稱,並非作為表彰商品來源的標識,消費者自然僅認識該名稱為可選擇字型之一,而未意識到該字樣的指示來源作用。更何況,蘋果公司也未檢附本案申請商標使用於指定商品之銷售量、營業額或廣告額等具體數據資料。
    總言之,相關資料無法證明「SAN FRANCISCO」因蘋果公司在我國廣泛行銷使用,進而取得後天識別性。
  2. 國外獲准註冊無法作為有力證據
    針對蘋果公司主張「SAN FRANCISCO」在美國、歐盟及其他國家獲准註冊之事實,智慧財產法院回應兩點意見,表示無法作為相關佐證:
    • 根據商標識別性審查基準,縱使特定標識在國外因大量使用而取得後天識別性,但若未在我國使用,且國外使用情形不足以使我國相關消費者認識該標識為商標,仍無法單憑國外註冊資料證明在我國具有識別性。換言之,國外註冊資料係作為後天識別性證明方法之一,蘋果公司無法藉此證明先天識別性。
    • 儘管商標法保護趨向國際化,但各國實際規範、審查標準仍有差異,再加上相關消費者觀念、消費習慣、教育程度、外文熟悉程度等社經文化環境皆不相同,自然無法以國外獲准註冊作為我國亦應核准之理由,仍應從我國相關消費者就「SAN FRANCISCO」理解的一般涵義,認定是否屬於所指定使用商品的相關說明,以判斷是否具先天識別性。


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