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網域名稱Booking.com是否可以註冊商標?具指標性意義!

Booking.com Headquarters Amsterdam,圖片來源:Wakuwaku99@維基百科
Booking.com Headquarters Amsterdam,圖片來源:Wakuwaku99@維基百科

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

由於新冠病毒疫情影響,美國最高法院 於2020 年 5 月 4 日打破傳統,進行史上首次視訊聽審。這次具歷史意義的一步就獻給了美國專利商標局(USPTO)反對 Booking.com 註冊商標的上訴案的言詞辯論。也可以說是拜新冠病毒疫所賜,第一次讓民眾可以透過C-SPAN (National Cable Satellite Corporation)即時收聽辯論過程。針鋒相對之言辭盡收耳底,讓民眾對法院運作更有參與感。

知名的訂房網站「Booking.com」在2011年向美國申請註冊商標,但美國專利商標局認為,Booking這個字只是一般訂房訂票的意思,而.com只是線上網站的意思,兩者合併的Booking.com只是一般線上訂房網站的通用名稱,而不得註冊。但因美國聯邦第四巡迴上訴法庭已經裁決 Booking.com 可以註冊為商標,因此USPTO向最高法院提起上訴。由於該案已於2020年5月4日在最高法院進行視訊言詞辯論,料近期即將會有正式判決結果。

通用詞彙不得註冊

各國商標法一般規定,通用名稱或詞彙不得註冊為商標,一方面是因為不具有識別性,二方面是怕若允許特定廠商註冊,將獨占該詞彙的使用。但若是描述性詞彙,亦即該商標內的詞彙乃是對商品或服務特徵的描述,先天識別性很弱,但只要經過長期使用而取得後天識別性(第二意義)時,仍得註冊為商標。

知名的訂房網站Booking.com在美國申請商標的爭議就在於,USPTO認為Booking是訂位的通用名稱,「.com」是線上網站通用名稱,二者合併則是「線上訂房網站」的通用名稱,不得註冊商標。

但申請人Booking.com則認為,「Booking.com」商標應該屬於描述性商標,乃描述這個線上訂房網站的網址,且根據消費者意見調查,具有後天識別性,應准予註冊。

Booking.com公司所申請的商標

本案中的商標申請人Booking.com公司,最早從2006年開始使用相關商標於商業網站上,提供消費者訂飯店房間、和機票、交通車之用。申請人於2011年到2012年間,開始陸續申請註冊下述四個商標圖案。這四種圖案,依申請時間先後順序分別為:

圖1:美國商標第85485097申請案(2011年12月1日申請)
圖1:美國商標第85485097申請案(2011年12月1日申請)

圖2 ,第7911498申請案(2012年6月5日申請)
圖2 ,第7911498申請案(2012年6月5日申請)

圖3:美國商標第 79122365 申請案(2012年11月7日申請)
圖3:美國商標第 79122365 申請案(2012年11月7日申請)

圖4:美國商標第79122366申請案(2012年11月7日申請)
圖4:美國商標第79122366申請案(2012年11月7日申請)

Booking.com公司一開始註冊的類別,包括第39大類(線上安排旅程、線上訂票服務)、第43大類(飯店訂房服務類)。

第一回合:美國專利商標局拒絕註冊

USPTO將這四個申請案都駁回。其主要理由認為,BOOKING.COM對於所指定之服務而言屬於通用性(generic)詞,不得讓人註冊。

申請人不服,向商標審理暨救濟委員會(Trademark Trial and Appeal Board,簡稱TTAB)提出救濟,但TTAB審理後支持專利商標局原來的判斷。其指出,「booking」這個詞,通常只的就是「訂飯店和訂車票、機票等」或者「事先保留旅遊和住宿的動作」;而「.com」這個詞,指的就是商業網站。

因此,消費者看到「BOOKING.COM」這個組合,所認知的主要就是指一個線上訂房服務,而剛好這就是申請人所指定使用的服務類別。亦即,其只是訂房網站的通用詞。

此外,TTAB也同意,就算BOOKING.COM是對Booking.com服務的一種描述詞,但未能提出證據證明其取得第二意義,因而也無法註冊。

一個通用詞加上「.com」這個通用詞,仍然是通用詞

過去美國法院曾經判決,一個通用詞加上通用的商業組織型態(company、Corp.或Inc.)這類字,例如「Grain Company」或「The Grocery Store」,仍然是一個通用詞,不得註冊商標。

因而,在網址(URL)這個東西出現後,美國專利商標局的立場也是一樣,認為在一個詞前面加上頭(http://www),或在一個詞後面加上「常見的第一級網域名稱」(例如.com、org、edu),通常只是代表網址而已,而不具備來源指示功能。「.com」通常代表的就是商業公司,所以在一個通用詞後面加上「.com」,仍然只是通用詞而已,不得註冊。

例如,美國各法院在過去的判決中,曾經:(1) 對MATTRESS.COM這個商標,認為代表的只是販售床墊的網站,仍為通用詞,不得註冊;(2) 對Hotels.com這個商標,認為是提供住宿訂房的網站的通用詞,不得註冊。(3) 對LAWYERS.COM這個商標,認為只是提供線上法律相關資訊與法律服務網站的通用詞,而不得註冊。(4) 對於 PATENTS.COM這個商標,認為只是關於專利申請資訊的資料庫網站的通用詞,而不得註冊。

第二回合:一審法院認為「BOOKING.COM」為描述性,得註冊商標

本案申請人對商標審理暨救濟委員會的決定不服,向法院提起上訴。一審時,維吉尼亞東區地區法院判決推翻商標審理救濟委員會的見解。

一審法院認為,美國專利商標局上述的見解,是一種「當然不得註冊規則」(per se rule),亦即前述所說,「在一個通用詞後面,加上一個常見的一級網域名稱,仍然是一個通用詞,不得註冊」。但一審法院認為,這樣的標準線過度僵硬,是一個錯誤的規則。

一審法院採取完全相反的見解,認為「在一個通用詞後面,加上一級網域名稱,原則上就會成為一個描述性商標」,其描述的是「這個通用的服務,可以透過該網域名稱在線上提供」。不過,描述性商標要得註冊,也必須取得後天識別性(第二意義)。

套用在本案上,「booking」對於所指定的商品類別,只是一個通用詞,但是加上「.com」,整體的「BOOKING.COM」成為一個描述性商標,只要有第二意義,可申請註冊。其也有證據證明,74.8%的消費者認識系爭的BOOKING.COM商標指的是申請人的服務(訂房),而非一種通用服務

但是,作為一種描述詞,必須證明取得第二意義,一審法院認為申請人只有證明,消費者認識到「BOOKING.COM」是專業的訂房網站,但是並不會與認為其是第39類的旅行社。故就指定使用於第45類的訂房服務,得註冊為商標;但就指定於第39類則不得註冊。


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