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商標註冊時沒有使用意圖屬於惡意而被撤銷?歐洲法院2020年Sky and Others案

(圖片來源:Pixabay)
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【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

一般商標申請時,並不需要繳交已使用或將使用之證明;但註冊後超過三年(臺灣)或五年(歐盟)不行使,他人可請求廢止該商標。歐州法院2020年的Sky and Others案提出了一個新見解,認為商標權人在申請時如果完全沒有在未來使用之意圖,屬於「申請時具有惡意」,也構成商標撤銷或無效之事由。這是否會造成將來到歐洲申請商標時,必須繳交已使用或將使用之陳述書?

歐洲法院2020年Sky v. SkyKick案

歐州法院2020年的Sky and Others案中,商標權人為Sky公司,被告則為SkyKick公司。Sky公司註冊了四個歐盟共同體圖形和文字商標,以及一個英國文字商標,商標圖樣中都包含了「Sky」這個字。這些商標指定使用於許多商品或服務,包括尼斯公約第9類和第38類之商標和服務。

其後,Sky公司對SkyKick公司在英國高等法院(英格蘭和威爾斯)提告侵害其商標權。但被告SkyKick公司認為,Sky並沒有真正使用Sky商標在每一項所註冊的類別中。例如,其並沒有真的提供Email遷移或雲端備份的產品或服務,也沒有證據顯示其在近期打算投入這些領域。相對地,SkyKick公司是以提供軟體服務為主的公司,主打的就是雲端遷移、雲端備份和雲端管理。

雖然是Sky公司控告SkyKick公司侵權,但SkyKick卻提出反擊,認為系爭商標在這些未使用的領域應該廢止而無效。其主張的理由有二個:第一,Sky註冊時指定使用的商品或服務項目,太過廣泛而不明確。第二:Sky商標部分所指定項目長期以來並沒有使用。

由於本案原告申請商標的日期,是在2003年4月14日到2008年10月20日之間,故歐洲法院認為,本案要適用的條文,是1994年版的共同體商標規章(Regulation No 40/94),以及1988年版的理事會商標指令(First Directive 89/104)。

商標指定使用種類不明確是否將導致其無效?

商標是否會因為其指定使用於商品或服務不夠清楚明確(lacking in clarity and precision)而無效?本案爭議的地方,在於原告指定使用於「電腦軟體」,是否不夠清楚明確?

歐洲法院首先指出,在共同體商標規章(Regulation No 40/94)第7條的絕對拒絕註冊事由中,並沒有提到「指定使用商品或服務類別不清楚明確」是一種拒絕事由;同樣地,在理事會商標指令(First Directive 89/104)第3條的商標拒絕註冊事由中,也沒有提到「指定使用商品或服務類別不清楚明確」是一種事由。

被告SkyKick之所以會提出這項主張,是因為歐洲法院2012年6月19日的Chartered Institute of Patent Attorneys案中提出一個見解,認為商標指定使用於商品或服務項目不清楚明確,可構成商標無效事由。但歐洲法院澄清,該案的見解,只是針對在該判決之後新申請註冊的歐盟商標案所做的解釋,並不會溯及適用於該案判決之前就已經註冊的商標。

指定商品或服務持續五年不使用會被廢止

不過,歐洲法院卻提醒,雖然商標註冊指定使用的商品服務類別比較概括,但必須在該類別中真的有使用的項目,才能夠維持。

因為,根據共同體商標規章(Regulation No 40/94)第50條(1)或理事會商標指令第12條,商標權人的商標,若持續超過五年沒有真實使用(genuine use)於所指定的產品或服務類別於註冊的區域,得被宣告廢止(be declared to be revoked)。

進一步,共同體商標規章第50條(2)和理事會商標指令第13條也規定,若前述廢止事由,只存在於所指定商品服務的某些部分,則只能要求廢止該商品服務的那些部分。

因此,當商標權人指定使用之商品服務類別欠缺清楚明確時,其所能獲得的商標保護,僅存在於商標有投入真實使用的產品服務具體項目中。

申請時不具備使用意圖,屬於具有惡意而可以撤銷

被告進一步主張,倘若商標權在申請商標時指定使用的商品服務類別項目中,一開始就沒有在該類別中使用之意圖(without any intention to use),是否屬於「申請時具有惡意」(acting in bad faith when he filed the application for the trade mark),而構成商標無效或撤銷事由?

根據共同體商標規章(Regulation No 40/94)第51條(1)(a),違反商標絕對不得註冊事由者應為無效,而第51條(1)(b)則規定,商標申請時乃出於惡意(bad faith),亦為商標無效事由。在理事會商標指令第3條(2)(d),亦有相同規定。

因此被告想要主張,如果申請時並沒有真正使用的意圖,屬於惡意申請,則是否會因沒有使用意圖的商品或服務類別而宣告無效?

歐洲法院指出,在歐盟相關商標法規中並沒有說明,什麼叫做申請時具有「惡意」?惡意是指什麼情況?各歐洲法院認為,根據一般的理解,所謂的惡意是指有不正直的心理或意圖。另外,歐盟商標法的目的,是為了避免歐盟境內競爭被扭曲,亦即,事業應該由其產品或服務之品質來吸引消費者,區別自己的商品或服務與他人不同來源,並不造成混淆。

所以,歐洲法院認為,所謂惡意,是指商標權人在申請時不是想要公平競爭,而是具有以不誠實的行為傷害第三人利益之意圖;或者雖然沒有針對特定第三人,但是有意圖想要取得商標賦予功能以外的獨占性權力(所謂商標功能主要就是區別商品來源之必要功能)。

雖然商標申請時,並不要求附上已使用、或未來使用計畫的證明。但是,如果申請時,沒有任何打算使用於所指定之商品服務之意圖,就可能構成「惡意」。但是此種惡意,必須以客觀地、相關的且一致的證據,加以證明。不能僅是因為商標申請人在申請時,並沒有任何對應到所指定商品服務的經濟活動,就推定具有惡意。

既然歐洲法院認為,申請時針對某一類商品或服務類別之細項,沒有任何使用意圖會構成惡意;那麼,進而可以根據共同體商標規章第51條(3)和理事會商標指令(First Directive 89/104)第13條,宣告該商標於該商品服務細項是無效的。

各國能否要求在申請時提交欲使用之陳述書?

本來一般商標申請,並不需要審查是否有使用之情形或計畫。但因為歐洲法院採取了新見解,認為若沒有任何使用意圖會構成惡意。那麼,最後一個問題是,各會員國是否可在國內程序法規中,要求申請人在申請商標時繳交一陳述書,陳述該商標已經使用中,具有將要使用之善意(bona fide intention)?

歐洲法院認為,會員國可以在申請程序中加入此項要求,但不能因為沒有完成這個程序要求,就構成拒絕給予商標之事由。因為上述的理事會商標指令中,並不允許各會員國新增其他的拒絕註冊商標之事由。

因此,若各會員國在商標申請程序中加入此一要求,要求商標權人繳交已使用或將使用於指定商品服務類別之陳述書,雖然未繳交者不得拒絕其註冊;但將來在後續訴訟或其他程序中,可以構成證明其具有潛在惡意的證據之一。


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