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選對法院選對律所 輕鬆取得訴訟優勢─淺析摩托羅拉 vs. 海能達智財權訴訟戰

圖片來源:by Gerd Fahrenhorst @ Wikimedia Commons
圖片來源:by Gerd Fahrenhorst @ Wikimedia Commons

【黎邈/LexisNexis IP 亞洲區IP顧問】

2020年2月17日,海能達通信股份有限公司(Hytera,以下簡稱「海能達」)發出公告,表示摩托羅拉解決方案公司(Motorola,以下簡稱「摩托羅拉」)起訴其侵犯多項營業秘密及著作權的訴訟(1:17-cv-01973),已於2月14日由美國北伊利諾法院陪審團作出裁決。陪審團支持摩托羅拉的侵權指控,裁決海能達及其美國子公司支付損害賠償 34,576.12 萬美元及懲罰性賠償 41,880 萬美元,合計 76,456.12 萬美元(約合人民幣 52.71 億元)。

作為專網通訊市場排名全球前列的兩家競爭公司,摩托羅拉和海能達之間的糾紛由來已久,近年在美國、德國和澳大利亞均有訴訟。僅在美國,雙方就在聯邦地區法院、USPTO專利審查與上訴委員會(PTAB)和國際貿易委員會(ITC)等不同戰場展開了一系列的訴訟大戰。前述獲得陪審團裁決的訴訟僅是其中之一,並因其巨額賠償迅速成為熱點話題而被產業專家剖析。本文無意贅述相關案件的事實層面和法律依據,而是從法律分析(Legal Analytics)這一不同於傳統法律研究的視角,分析雙方在美國的訴訟戰,從而總結經驗、吸取教訓。

法律分析意在將訴訟策略從「預感」和個體經驗轉變為基於事實的、資料驅動的實踐,同時使法律行業和律師實踐更為透明。本文的法律分析基於Lex Machina訴訟分析平臺。Lex Machina 每天從PACER、PTAB及ITC掃描和提取資料。也就是說,Lex Machina 保存每件智慧財產權案件的全部記錄,該記錄構成進一步資料分析的基礎。Lex Machina 並對眾多法律資料進行清理、標記和結構化,從而在訴訟進度、動議策略、訴訟結果、損害賠償等方面形成見解。

訴訟戰概覽和時間線

自2017年以來,摩托羅拉和海能達在美國的一系列訴訟戰包括:5件聯邦地區法院訴訟、6件PTAB無效請求和1件ITC 337調查。本文整理出來的時間線如圖1。圖中,摩托羅拉發起的行為標示為藍色,在時間軸左側;海能達發起的行為標示為綠色,在時間軸右側。

總體而言,訴訟戰中摩托羅拉處於主動攻勢,海能達則為被動防守。雙方的訴訟戰可分為三個大的類別:(1)摩托羅拉在2017年3月提起兩件侵權訴訟和1件ITC調查,其專利訴訟和ITC調查的涉訴專利為包含7件專利的專利包(6591111、7369869、7729701、8032169、8116284、8279991、9099972)。海能達數月後分別針對其中的4件專利(8116284、8279991、7369869、6591111)向PTAB提起IPR無效請求。(2)海能達也試圖轉守為攻,於2017年8月向摩托羅拉提起專利侵權訴訟,涉訴專利1件(9183846)。摩托羅拉在IPR的一年時間內,兩次就該專利提起IPR無效請求。(3)此外,海能達於2017年12月提起涉及反壟斷和不正當競爭的訴訟,該案後於2019年1月移轉至另一法院並重新立案。眾所周知,對於智慧財產權涉嫌侵權人來說,反壟斷頗有以守為攻的意味。

圖1. 摩托羅拉VS海能達之訴訟時間線
圖1. 摩托羅拉VS海能達之訴訟時間線

截至本文截稿為止,前述三個類別訴訟的狀態如下:

(1)摩托羅拉在N.D.Ill(北伊利諾聯邦地區法院)發起的營業秘密和著作權訴訟已由陪審團裁決巨額損害賠償,該裁決此後由法院於3月5日確認。僅在陪審團裁決4天后,摩托羅拉又提出臨時限制令(Temporary restraining order,TRO)申請,請求臨時禁止海能達在世界範圍內銷售涉嫌侵權產品,以及基於這些產品或利用其代碼所開發的其他產品。唯法院尚未授予TRO或禁令(Injunction)。

摩托羅拉就7件專利提起的337調查,已於2018年11月16日由ITC作出終裁,裁定海能達侵犯其中3件專利7369869、7729701和8279991的專利權,並發佈針對海能達的有限排除令(Limited restraining order)和針對其美國子公司的制止令(Cease and decist order),禁止進口侵權產品至美國,但海能達的新一代產品則未侵權。

摩托羅拉就7件專利在同一法院N.D.Ill提起的專利訴訟尚在審理中。但海能達針對其中4件提起的IPR無效請求均已結案(雖然有3件海能達向CAFC提起了上訴),見圖2。從圖2可以看出,整體的IPR形勢對於作為請求人的海能達來說,是極為不利的。其中有1件沒有立案,有2件最終決定認為權利要求全部有效,只有1件是混合的權利要求判定結果(部分有效、部分無效)。混合權利要求判定結果的IPR涉及專利6591111,而這件專利甚至不在ITC裁定海能達侵權的3件專利之列。據此推斷,雙方尚在審理的專利侵權訴訟案件,前景對於海能達也不樂觀。

圖2. 海能達提起的IPR無效請求桑基圖 (圖片來源:Lex Machina)
圖2. 海能達提起的IPR無效請求桑基圖 (圖片來源:Lex Machina)

(2)海能達轉守為攻在N.D.Ohio(北俄亥俄聯邦地區法院)提起的專利侵權訴訟尚在審理中,目前處於權利要求解釋階段(Claim construciton hearing)。摩托羅拉兩次就涉訴專利9183846提起的IPR無效請求,均未能立案。

(3)海能達在D.NJ(新澤西聯邦地區法院)提起的反壟斷訴訟,於2019年1月移轉至N.D.Ill,也是尚在審理中。該案涉及前述(1)專利訴訟中的兩件專利:7369869和8279991,其最終判決將與專利訴訟息息相關。


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