當代理商遇上平行輸入:花錢註冊臺灣商標成了冤大頭?

圖一、系爭的PHILIP B商標的化妝品 (圖片來源:PHILIP B官網)
圖一、系爭的PHILIP B商標的化妝品 (圖片來源:PHILIP B官網)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

在全球貿易商業活動中,同一個商標在不同國家的商標權人可能不是同一人。最常見的情況是,外國公司擁有外國商標權,本國代理商則擁有臺灣商標權。若外國公司在外國製造銷售的合法商品,由第三人在外國購買後,進口到臺灣銷售,臺灣商標權人是否可以對之主張商標侵權?第三人是否可以主張,該商品在外國屬於合法銷售取得,商標權已經權利耗盡?

最高法院108年度台上字第397號判決事實

最近臺灣最高法院在「最高法院108年度台上字第397號判決」,採取了一個有爭議的見解,認為系爭商品屬於在外國合法銷售的產品,進口到臺灣仍然屬於「真品」,不會侵害臺灣的商標權。

該案涉及的事實是,美國商標權人PHILIP B公司,在臺灣的代理商為O公司。O公司也用相同的圖案,在臺灣取得商標,為臺灣的商標權人。下面為系爭的二個商標。

本案的原告是I公司,分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入臺灣,並於公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳,販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品。因而,O公司通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎奇摩拍賣、GOOGLE網站,表示I公司侵害被上訴人系爭商標權。I公司主動提起訴訟,欲確認自己的進口銷售行為,符合商標法第36條第2項的權利耗盡抗辯。

商標法第36條權利耗盡中「商標權人同意流通」之爭議

臺灣商標法第36條第2項的權利耗盡規定為:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。」

套用在本案,有問題的地方是,臺灣的商標權人是O公司,而系爭的化妝品,是美國商標權人在美國製造銷售,並非「臺灣商標權人同意於國內外市場上交易流通」。從法條文字表面來看,臺灣商標權人沒有同意流通。

但最高法院這次採取的見解,並不是從條文表面出來,而是採取立法目的解釋:「...商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」

最高法院所提出的「本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」,或者「只要彼此具有授權關係或法律上關係」,就不用再將商標分成美國商標或臺灣商標。只要物品經其中一個商標權人同意製造銷售,就權利耗盡,另一個商標權人不可再主張權利。

這樣的見解表面上似乎也有道理,但仍覺奇怪。以下筆者以美國法作為比較對象,思考問題所在。

美國關稅法對於商標權利耗盡之規定

美國聯邦商標法本身,並沒有直接規定商標的權利耗盡問題。聯邦商標的權利耗盡問題,規定於美國的關稅法1526條。

美國國會在1930年之所以制訂這一個條文,主要是想修正1921年的Bourjois & Co. v. Katzel案判決。該案的基本故事是,一個法國製造商製造一款商標為「Java」的粉底,將產品銷售給美國的公司Bourjois & Co.,並也將在美國的商標權利都賣給該公司。因此,該公司在美國註冊了「java」這個商標,並開始廣告行銷。因為經營成本提高,產品價格也開始提高。不久後,有另一家公司Katzel決定直接跟法國製造商進口該產品,在美國銷售,與Bourjois & Co.公司直接競爭。Bourjois & Co.公司控告Katzel公司侵權,而法院認為,由於被告賣的產品是合法購買於法國,也是真品,故原告的商標權不能禁止被告的進口銷售。

這樣的判決結果,對於花錢向法國公司購買商標的美國公司是不利的。仔細思考,法國公司雖然有從銷售產品中獲得利益,但美國Bourjois & Co.公司卻沒有獲得利益,卻花大錢白買了美國的商標權。因此,美國國會才會修法糾正這樣的判決結果。

美國關稅法第1526條(a)(1)規定,禁止進口「至美國任何外國製造之商品(merchandise of foreign manufacture),如果該商品....上有使用美國公民、或美國境內公司、組織或機構的商標,並且由美國之居民註冊於美國專利商標局...,除非該物品進口時有得到該商標所有人之書面同意。」

這個條文規定,所有國外進口產品只要侵害美國商標權人的權利,原則上都禁止進口,除非得到美國商標權人的同意。這樣又好像太過嚴格。因為在有些情況下,也許所謂外國製造之產品,跟美國商標權人之間,也會有某種關連。

三種平行輸入情境

在美國最高法院1988年的K Mart Corp. v. Cartier, Inc.一案中,提到了三種平行輸入的情境。

第一種情況(case 1),所謂的典型的平行輸入受害者,就是國內廠商向外國廠商購買商標權利,在美國註冊,並銷售向外國廠商製造進口的產品。如果外國廠商已經將美國的商標權賣給美國廠商,卻又可以自己製造銷售,獲透過第三人製造銷售,進入美國市場,則最早的美國廠商成了冤大頭,因此被稱為典型的平行輸入受害者。

第二種情況(case 2),大致上是美國商標權人與外國商標權人,兩者間具有某種彼此控制或從屬關係。又可以分為三種情況。Case 2a是外國廠商希望控制美國的銷售管道,自己到美國成立子公司,並以美國子公司註冊美國商標。Case 2b是美國公司到外國設立負責製造的子公司,並由外國子公司註冊擁有外國商標。Case 2c則是,外國的製造部門並不是獨立的子公司,但外國商標權同樣在外國部門手上。

第三種情況(case 3),則是美國廠商原來先在美國有商標權,決定授權給外國的無關連的獨立公司製造銷售。美國廠商有向外國公司收取授權金,並限制其銷售的區域範圍僅限於外國,不可進口到美國。


【詳細內容請見《北美智權報》256期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻?

2020年5月12日,媒體報導應用材料(Applied Material)、泛林集團 (Lam Research) 等美國半導體設備公司發函給中國國內的晶圓製造公司,表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品,並且保留無限追溯的權利。

肺炎疫情紓困 現金發與不發都是難題

當政府推出因應肺炎疫情的經濟紓困方案後,社會上一直有著希望直接對民眾發放現金的呼聲,但這項方案卻也一直不在政府的考量範圍內。平心而論,發放現金對於刺激消費的效果,確實會因為儲蓄效應而衰減,但對許多已經沒有正常收入、即將陷入困境的人來說,現金的價值可能比我們以為的還要更高。

原油供需調整中 前景不全然悲觀

因為中國武漢肺炎疫情重創全球經濟和商業發展,全球旅遊業和觀光業全面看淡,許多國家封鎖境內商業行為,全球原油需求大削減,5月交割的北美西德州中級原油(WTI)期貨一度跌至負37美元,最後以每桶10美元作收。但是原油市場的前景,真的有如此悲觀嗎?

智慧手錶新亮相:OPPOWatch、小米手錶和AppleWatch比一比

先模仿,再超越。對於很多大陸廠商或品牌來說,都能從其成長路徑中找到此「印記」。

新冠肺炎疫情對中國五大產業發展影響

2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群(SARS),並未改變當時大陸整體經濟成長的趨勢。隨著大陸產業結構的改變,2020年的新型冠狀肺炎不同於以往,讓大陸面臨龐大的經濟下行的壓力。細數傳統製造、科技、零售、汽車、醫療在內的中國各大產業,都隨著這次疫情而啟動加速轉型的開關。

中國新冠肺炎造成的全球政經影響

中國新冠肺炎疫情還在持續發燒中,很可能2020年第二季,全球景氣和醫療後勤都會陷入低潮,直到下半年,或許防堵疫情蔓延才會傳出好消息,然後消費經濟才隨後復甦。

全球防疫下的剛性需求:視訊軟體大比拚

新型冠狀肺炎疫情正在全世界蔓延,大部分的商業及學習活動都無法正常進行。為了防堵疫情擴散,遠距視訊軟體一夕暴紅,因為資安疑慮近期頻上新聞的Zoom,每一天進行線上會議的使用者都超過2億人!遠距工作讓企業必須使用視訊會議軟體進行工作討論、團隊協作甚至檔案共享,同時也讓公司暴露在機密洩漏的資安風險中,一不小心就可能成為駭客覬覦的目標……

蘋果又扳回一局!雖有諾基亞背後撐腰 但它還是接連吃敗仗

疫情之下,雖然蘋果公司的市值一度跌破萬億美元大關,但是,它在與一些NPE機構的專利訴訟中,可謂「喜訊頻傳」。

新冠肺炎疫情衝擊ICT產業 伺服器、網通產品逆勢成長

新型冠狀肺炎疫情擴散並影響全球資通訊(ICT)產業發展,資策會產業情報研究所(MIC)資深產業顧問兼副所長洪春暉指出,若疫情能在第二季受到控制,今(2020)年ICT產業有機會U型回升,廠商必須「超前部署」非接觸式科技與應用,才能抓住疫情過後的潛在發展機會。

細節、人才、策略缺一不可 臺灣科技業須重視國際專利布局

要將研發能量轉化成市場地位,專利無疑是最重要的工具。然而,儘管這幾10年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源,每每在專利訴訟戰場還是輸多勝少。競爭對手的急速成長是原因之一,但我們自己能否有更扎實、更系統性的國際專利布局,才是真正影響成敗的關鍵。

新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象

近期整個大陸都忙於對抗疫情的救治行動中;但另一方面,「李文亮」、「火神山」、「雷神山」等和新冠肺炎相關的熱門詞彙,卻在大陸出現商標搶註的情形,就連中國工程院院士、著名呼吸病學專家鐘南山的名字,都成為搶註商標的對象。

意匠行不行-2020年施行之意匠法修正重點介紹

在日本迎接新天皇、新年號的同時,許多法規如特許法等也迎來了新的修正條文(「特許法等の一部を改正する法律案」)。而本文要討論的就是日本國會於令和元年(2019年) 5月10日通過《意匠法》(用以規範設計專利的法律)的修正案,該修正後的新法於2019年公布,並將於今(2020)年4月1日正式施行。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。