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美國專利證書號標示義務 ─ 2020年Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案

【李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者】

專利法鼓勵專利權人在專利物上標示專利證書號數,目的在於讓第三人知道其產品所涉及之專利權利有哪些,第三人也因此得進行迴避設計或是尋求授權,以免於構成專利侵權行為。然而,即使專利權人未在專利物上標示專利證書號數,也不會因此失去損害賠償的請求權,只是會失去通知被告侵權行為之前或起訴之前的損害賠償金。2020年2月,美國 CAFC在Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案判決中,雖然維持聯邦地院在專利有效性和專利侵權之判決,惟廢棄損害賠償範圍之起算時間點的部分。CAFC指出,依專利法第287條第(a)項規定,一旦專利權人或與被授權人曾製造、販賣專利物,即使其後停止製造、販賣,亦須對侵權者起訴或發予侵害通知,否則仍會失去起訴之前或通知之前的損害賠償金。

專利法的目的在於鼓勵發明人將發明公諸於世,以利社會運用、促進產業發展,故由國家授予專利權人一種專屬排他權,使他人必須得到專利權人授權方能實施其發明,進而使專利權人藉由授權機制或損害賠償救濟,獲得經濟上利益。然而,當專利權人或被授權人製造、販賣獲有專利之產品時,也有相當義務讓第三人知道其產品所涉及之專利權利有哪些,第三人也因此得進行迴避設計或是尋求授權,以免於構成專利侵權行為。

美國專利法第287條第(a)項

美國專利法第287條第(a)項規定,專利權人與被授權人,於美國境內製造、販賣或販賣要約獲有專利之產品,或將專利產品輸入境內者,得於其產品附上專利(patent)或其縮寫(pat)之字樣與專利號碼。如因產品之性質不能附上前述字樣時,得將含有該字樣之標籤附在產品上,或含有一個或數個產品之包裝物上,或註有專利號碼的網站,以告示社會大眾。如未為上述標示,專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償,但如能證明侵權者已受侵害之通知(actual notice),仍未停止其侵害行為,則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起,視為侵害通知。

由此可知,在專利物上標示專利證書號數並非美國專利法下的當然義務。換句話說,專利權人未標示專利證書號數不會因此失去損害賠償請求權,甚至當發明人僅涵蓋該物的方法專利權或未製造、銷售專利物時,也不須擔心此標示義務。但是,若專利物的製造廠或供應商並未在產品標示專利證書號時,其將失去通知被告侵權行為之前的損害賠償金。

2020年2月,美國 CAFC在Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案判決中,雖然維持聯邦地院在專利有效性和專利侵權之判決,惟廢棄損害賠償範圍之起算時間點為起訴前六年的部分。CAFC指出,依專利法第287條第(a)項規定,一旦專利權人或與被授權人曾製造、販賣專利物,即使其後停止製造、販賣,亦須對侵權者起訴或發予侵害通知,否則仍失去起訴或通知前的損害賠償金。

案件背景與地院判決

Arctic Cat公司分別在2003年與2004年獲准水上摩托車(personal watercraft,PWCs)轉向操縱系統的兩項美國專利(即系爭專利)。但Arctic Cat公司在系爭專利核准前即退出水上摩托車市場,且在退出市場之際,Arctic Cat公司亦與Honda公司簽訂專利授權契約(授權標的範圍包含正進行中的專利申請案)。但由於契約條款指明Honda公司未有應標明專利證書號數之義務,因此,當系爭專利核准後,Honda公司以系爭專利的被授權人繼續製造、販賣具系爭專利保護的水上摩托車(但未在水上摩托車產品或產品包裝上標明專利證書號數),直到2013年9月其亦退出市場。

2014年,Arctic Cat公司以專利權人身分起訴Bombardier公司侵犯系爭專利權。經審理後,地院判決系爭專利有效、Bombardier公司蓄意侵權,且認定由於Bombardier公司無法論證其因Honda公司未在水上摩托車產品或產品包裝上標明專利證書號數而無法得知侵權可能性,因此依專利法第286條將損害賠償範圍從起訴前六年起算。

CAFC判決

然而,CAFC不同意地院針對損害賠償起算時間點的見解。CAFC指出此判決爭點在於專利權人直至2014年起訴前均未對Bombardier公司提出侵害通知,且被授權人在所製造、販賣水上摩托車產品或產品包裝上均未標明專利證書號數,因此依美國專利法第287條第(a)項,聯邦地院將損害賠償範圍從起訴前六年起算顯有不當。

於是,Arctic Cat公司退而求其次,請法院裁量從Honda公司不再製造、販賣水上摩托車的2013年9月開始起算。然而,CAFC仍認為該聲明亦不足採。其原因在於,CAFC認為第287條第(a)項的立法目的在於讓第三人知道其產品所涉及之專利權利,以求進行迴避設計或是尋求授權,進而免於構成專利侵權行為,因此在專利權人或被授權人曾製造、販賣專利物,後不因停止該行為而有差別。

換句話說,只要系爭專利非方法專利,專利權人或被授權人在製造、販賣專利物時,即應在該產品或產品包裝上標明專利證書號數,否則將喪失對專利侵權人提出侵害通知或起訴前的損害賠償金。

台灣專利法的對應規定

台灣專利法第98條規定專利物上應標示專利證書號數,其立法目的亦為鼓勵專利權人於專利物上明確標示,以提醒社會大眾注意,避免侵害他人專利權。

應注意的是,台灣專利法在2011年修正公布前的規定是「未附加標示者,不得請求損害賠償」,導致易被誤認為專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件,亦造成見解之歧異,因此在修法時刪除了「不得請求損害賠償」之規定。惟,仍規定若專利權人沒有明確標示,於請求損害賠償時必須要舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。

由此可知,專利證書號數的標示,在台灣專利法下並不是損害賠償請求的要件,或前置必要程序,而只是舉證責任分配的釐清。而在我國實務上,法院見解多認為商業活動者有較高的積極防免查證義務,若案件事實顯示侵害人沒有積極的防免查證作為時,法院會偏向認定作為權利人的原告已經完成應證明各侵權人「可得而知系爭裝置為專利物」的舉證責任。


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