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IPR審查範圍是否受請願理由拘束?—2020年Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案

【李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者】

2020年1月,美國 CAFC在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案裁定兩項關於PTAB在決定成立IPR案件時,和續行審理中是否受當事人請願理由拘束的爭點,包含:(1)PTAB決定是否成立IPR案件時,應受請願人(即舉發人)決定審理範圍的拘束,「不得擴張」審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由;(2)PTAB審理IPR時,法律雖明定無效理由基礎僅包含以先前技術審查新穎性和進步性,惟按案例法所建構的標準流程,在審查專利進步性時,當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物「納入」系爭請求項的解釋與限制。

美國專利舉發制度,是採複審制下的「多方複審」(Inter partes review,IPR)以兩造對審的方式進行。美國專利審理暨訴願委員會(PTAB)在決定對一多方複審請願立案時,是否可以審酌該請求狀內容所述以外的無效理由?又,在立案後的審理過程中,針對專利進步性要件進行分析時,行政專利法官(APJ)是否得循一般法院之案例法,以所屬技術領域中具有通常知識者(即PHOSITA)所理解的事物,補充請求項中未提及的資訊?

2020年1月,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案於判決中裁定,PTAB在決定是否成立IPR案件以續行審理時,應受請願人(即舉發人)決定審理範圍的拘束,不得擴張審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由。例如本案所示,當舉發人僅在請求狀指明系爭申請專利之發明X,因先前技術A的存在,且X與A間的差異未至明顯程度,所以X應被認定為不具進步性時,PTAB不得另行將舉發人未作為舉發理由的先前技術B納入審查範圍。

然而,在另一爭點,CAFC肯認PTAB在審理IPR時,雖然法律明定的無效理由基礎僅包含以先前技術(prior art)審查新穎性和進步性,惟按法院長久以來累積之案例法所建構的標準流程,在審查專利進步性時,當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物納入系爭請求項的解釋與限制(limitation)。

案件與技術背景

原告Philips公司於地方法院起訴Google公司侵犯美國第7,529,806專利(下簡稱806專利)。806專利的發明內容係關於一種「傳送數位內容以在設備上播放的混合方法」。該專利發明之前的已知技術包括一種「需要用戶在播放內容之前完全下載內容」的下載方法,和另一種「需要客戶端與伺服器軟體間互動(integration)」的串流媒體方法。而系爭專利範圍的混合方法,則允許媒體播放器本身從其他格式中進行選擇,而無需互動,該方法並將內容拆分為較小的檔案,以便用戶可以在下載其餘部分的同時收聽內容的第一部分。

Google公司於是向PTAB提出IPR請願,欲舉發806專利實為無效專利,以作為反擊。Google公司在請願狀中提出兩項806專利應為無效的理由,包含(1)專利請求項第1至第7項和第9至第11項,因已遭先前技術SMIL 1.0公開,故不具新穎性;和(2)專利請求項第1至第11項,基於所屬技術領域中具有通常知識者對SMIL 1.0的熟悉程度和運用,應不具進步性。Google公司另於請願狀的理由欄中,提出由學者Hua所發表的文獻(以下稱為Hua文獻)和一專家證詞說明Hua文獻所揭露應用於SMIL 1.0的「流水線」(pipelining)已為當時業界所熟知。

所謂SMIL 1.0,其實為「同步化多媒體整合語言第一版」(Synchronized Multimedia Integration Language 1.0)的縮寫,其主要是用來描述多媒體撥放流程的語言,所有的多媒體資料,不管是文字、聲音、影像或是視訊都可以控制播放的順序,播放長短及時間、格式、位置等等。其在產業上的應用可以像是互動式電視或遠距教學,例如播放一個英語教學的節目時,可以 同時透過影像(數台攝影機)、聲音(麥克風)、文字(聊天室)來達到影音文字即時互動的成效,此外還可以透過如「播放」、「停止」、「前進」、「後退」等的功能,來執行互動性的操作。而Hua文獻所公開的「流水線」技術,則是一種將媒體劃分為多個片段並播放一個片段,同時下載後續片段以允許連續播放的方法。

PTAB審查與CAFC判決

PTAB於立案審查時,未基於前述Google公司於請願狀中提出的無效理由,而是進一步擴張審查範圍認定當將SMIL 1.0和Hua文獻所公開的流水線技術此兩種先前技術組合後,有相當可能性可以認定系爭專利請求項不具進步性,因此予以立案(institution)。PTAB並在續行審理後,在分析專利請求項時,將所屬技術領域中具有通常知識者對SMIL 1.0和Hua文獻的認知納入考量,最後因確認上述先前技術之組合對於發明所屬技術領域中具有通常知識者為顯而易知,判定系爭專利無效。

Philips公司對PTAB的最終決定書(final written decision)不服,向CAFC提起上訴,其理由稱(1)PTAB錯誤行使裁量權,任意擴張IPR的審理範圍至Google公司未在請願狀中提出的無效理由;和(2)專利法第311條第(b)項,明定於PTAB挑戰專利無效的理由基礎僅包含以專利或已公開之文件審查新穎性和進步性,並不涵蓋發明所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知。

CAFC分別對此二爭點提出解釋。針對IPR是否立案的審理範圍,CAFC引述最高法院在2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的判決指出,決定IPR輪廓的是請願人,而非PTAB。因此,PTAB在決定是否立案時將受到請願人所提出之無效理由的範圍拘束。而關於在分析進步性時,PTAB是否可以發明所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知納入,CAFC則以最高法院以案例法建構的標準流程均將所屬技術領域中具有通常知識者的認知納入考量,因此在IPR的審理過程中亦無例外。

小結

本文開宗明義即指出,美國創設IPR作為專利舉發制度是一種兩造當事人對審程序,所以亦帶有辯論主義的色彩,前述最高法院於2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的見解即為適例。因此,PTAB在IPR審理與判決之範圍及為審判基礎的訴訟資料均應以當事人所聲明及主張者為限,此不難理解。而關於審查進步性時將所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知納入,此為審查方法論之問題,且每個個案中對先前技術認知的訴訟資料,亦由當事人提出,故仍在前述當事人提出的範圍之中。


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