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UPSTO將明定IPR申請人應負擔 更正請求項不具專利有效性的舉證責任

【李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者】

2019年10月22日,USPTO發布一項法規制定建議通知,欲將Aqua Prods., Inc. v. Matal全院聯席判決有關更正請求項是否具有專利有效性的舉證責任意見,明文規定於聯邦規則彙編。本文將簡介美國 IPR程序中「修改動議」(MTA)程序中,舉證責任分配的議題和該明文規定將有利專利權人的可能性。

MTA程序中舉證責任分配的議題起源

自2012年9月,美國以《2011年Leahy-Smith美國發明法案》(AIA法案)於USPTO行政體系下建立「專利審判及上訴委員會」(PTAB),創設帶有公眾審查色彩的「多方複審」(IPR)等複審程序後,PTAB對於IPR程序中的「修改動議」(Motion to Amend,MTA),一直以來均要求提出MTA的專利權人應負擔其更正請求項(或稱替代項,substitute claim)具有專利有效性的舉證責任(burdens of persuasion)。

然而,CAFC在2017年10月Aqua Prods., Inc. v. Matal全院聯席判決(Aqua Products案)依美國專利法第316條第(e)項規定,在IPR程序中立案申請人(petitioner)應負系爭專利無效之舉證責任的規定,認為上述「MTA之舉證責任分配亦應由立案申請人舉證,證明所請更正的請求項無效」,而非如PTAB要求專利權人須舉證證明更正的請求項有效的見解。因此,自Aqua Products案後,PTAB即遵循該案見解要求立案申請人亦應在MTA程序負擔證明所請更正的請求項無效。

Aqua Products案見解改變後MTA結果之異同

承上所述,AIA法案賦予專利權人提出MTA以更正專利的權利。但由於在Aqua Products案之前,PTAB要求專利權人須舉證證明更正的請求項有效,專利權人鮮少成功獲得PTAB核准其MTA。依USPTO官方所公佈的實證數據顯示,自AIA法案施行的2012年9月16日至Aqua Products案的2017年10月5日中,PTAB所裁決的170件MTA中,僅有不到8.24%的成功率(更正請求項部分核准占5.3%,全數核准者更不到3%);而在Aqua Products案之後,即2017年10月5日至2019年10月24日,舉證責任轉換至IPR程序的立案申請人身上,因此專利權人MTA的成功率大幅提升至22.24%(更正請求項部分核准占6.3%,全數核准者大幅提升至15.9%)。

UPSTO欲明定IPR申請人應負擔更正請求項不具專利有效性的舉證責任

2019年10月22日,USPTO即針對上述議題發布法規制定建議通知(Notice of proposed rulemaking,NPRM),欲將其明文定於聯邦規則彙編37 C.F.R. § 42.121和37 C.F.R. § 42.122條第(d)項。

其中,該項新增規定包含:第(1)款,提出MTA的專利權人應以優勢證據(preponderance of evidence)證明「所請更正請求項的替代項新增數目為合理」、「替代項不得加入新實質內容(new matter)以實質擴大或變更申請專利範圍」、「替代項必須為說明書所支持」等美國專利法第316條和326條所規定的基本要件。第(2)款,IPR程序的立案申請人則應舉證系爭替代項不具專利有效性要件。第(3)款,若有未符合上述兩款規定的情形,PTAB可在符合司法利益(interests of justice)的情況下,依兩造所呈的證據裁量是否准許更正。

由此可知,美國USPTO在聯邦規則(其法律位階相當於台灣的施行細則)中未來不僅明文規定IPR程序的立案申請人則應負擔專利權人所請更正的請求項不具專利有效性的舉證責任,亦明確專利權人在提出更正之MTA時,應符合替代項新增數目為合理、不得實質擴大或變更申請專利範圍和替代項必須為說明書所支持等專利法規定。


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