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USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36北美智權報

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【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

美國IPR、CBM、PGR等PTAB審理程序系爭專利,有時另涉Reissue或Reexam案,USPTO特發公告,針對這類平行案件的成案門檻、程序中止等事務,綜合說明該局目前的處理方式。

USPTO 2019年3月15日發布正式公告,調整IPR、PGR、CBM等PTAB公告後審理(Trial)程序修正動議(Motion to Amend;MTA)規則,該日起成案(Institution)案件的相關程序也全面改採新的試行辦法。然而許多被挑戰的專利,都有平行的Reissue申請案(Reissue案)或Ex Parte Reexamination程序(Reexam案),不少專利所有權人選擇在這些平行案件修正專利範圍,因此如前述公告預告,USPTO另外整理相關案件成案門檻、程序中止等事務,於4月22日統一公告說明,以下摘錄部分公告內容供讀者參考。

Reissue案及Reexam案都有修正機會,且修正難度較IPR等PTAB審理程序低,不過兩類案件各有不同的規則及條件。

表1. USPTO 整理Reissue及Reexam案相關案件成案門檻、程序中止等事務之部分內容製表:北美智權 智權法規研究組
Reissue案Reexam案
提出時限

僅能在原專利仍存在有效專利範圍時提出,也就是應於以下任一時點發生前提出:

  • USPTO發出證書刪除原專利全部專利範圍
  • →例如,IPR程序最後會由PTAB發出Trial Certificate,但製發時間不會在程序參與人仍可向Federal Circuit(Fed. Cir.)上訴的官期內,若真上訴到Fed. Cir.,也會等法院判決確定,才會製發這紙證書
  • Federal Circuit判決原專利全部專利範圍無效/不具可專利性
加速審查具Special Status,(尤其是與中止的訴訟程序相關者)應優先安排實審依35 U.S.C. 305,本就屬需特殊調度Special Dispatch的優先處理案件

成案門檻

  • 原專利有符合35 U.S.C. 251法條定義的「錯誤」
  • →目前可為Fed. Cir.及USPTO接受的「錯誤」,包括原專利可寫入、應寫入、但未寫入範圍較窄的請求項,故可在不討論原專利範圍可專利性的情況下,達到成案門檻
  • 對原專利任一有效專利範圍的專利性構成實質新問題SNQ
  • →只能比對有效專利範圍,故程序中所提請求項增改內容既然尚未生效,即不能用以建構SNQ
    →可重覆IPR等程序請求書所提問題,但一旦PTAB製發終局決定,Reexam案就必須提出不同的可專利性實質問題,才能構成SNQ的實質「新」問題
審查範圍

  • 審查項目:相對較多
  • →所有專利適格性、可專利性法定要件,含35 U.S.C. 101、102、103、112等
  • 引證範圍:相對較寬
  • →例:可能包括公開使用及銷售
  • 審查項目:相對較少
  • →主要為35 U.S.C. 102、103,及有限的35 U.S.C. 112(例:修正是否超範圍)
  • 引證範圍:相對較窄
  • 需為專利文獻或其他印刷品
撤案規定
  • 授權公告前,申請人隨時可主動放棄
  • → Reissue申請案授權公告前,原專利仍持續有效
    →例如,Reissue案申請期間,專利所有權人已先在平行的IPR程序取得正面審理結果,也可選擇讓Reissue申請案廢案
  • 即使專利所有權人想放棄,程序不會廢案,成案後即優先處理,直到程序終結
  • →官方視程序審查結果發程序證書預先通知Intent to Issue a Reexamination Certificate(NIRC),若確定判斷已無專利範圍具可專利性,再按預先通知製發Reexamination Certificate
35 U.S.C. 315(b)一年期限適用
  • IPR等程序請求書需於原專利侵權訴訟提出一年內遞交
→不適用Reissue案通過實審後核准授權的Reissued專利
  • 適用Reexam案程序結束後發下Reexamination Certificate的專利

平行程序處理原則

PTAB收到IPR或其他公告後審理程序請求書時,若發現其目標專利另有平行程序(例:Reissue案、Reexam案)已近結束階段,且審查內容與請求書所提議題多所重合,PTAB可拒予成案。要不然,程序進行期間,程序參與人隨時也可在PTAB同意後提平行程序中止動議(Motion to Stay)、撤銷中止決定動議(Motion to Lift Stay)。

是否中止平行程序,一般在公告後審理程序確定成案後,到程序參與人提出上訴的官期屆滿前,會由PTAB考慮並作成正式決定,而其考慮因素包括但不限於以下幾點:PTAB公告後審理程序被挑戰的專利範圍,與平行程序審查中的請求項/專利範圍是否相同?又或前者是否直間接附麗於後者?是否涉及相同的不予專利事由或引證材料?平行程序是否浪費官方審查資源?有無可能作成不一致的判斷結果?一邊程序的請求項/專利範圍修正,會否影響另一邊程序請求項/專利範圍?兩邊程序進展階段?各自的法定期限?一邊程序作成決定,有無可能簡化另一邊程序要處理的問題?

其實若有平行的法院訴訟或PTAB公告後審理程序案件,USPTO一般會在Reissue案申請人請求下或依職權自行宣告中止(Suspend)Reissue案審查作業。但若平行的PTAB公告後審理案件已確定程序終結(Terminate)、平行兩案無顯著重疊的處理議題,甚至申請人請求繼續審查,或有其他狀況, USPTO都有可能因而不中止Reissue案審查。

一旦發布平行程序中止決定,且PTAB程序參與人未提撤銷中止決定動議,一般在PTAB公告後審理程序終結或完成前,也就是至少在上訴Fed. Cir.的法定期限屆滿前,其平行程序都將維持中止狀態。待PTAB製發Trial Certificate,意味PTAB程序終了,平行程序中止狀態自動解除。

倘若收到撤銷中止決定動議,PTAB是否同意提前撤銷,考慮因素包括但不限於以下幾點:促使PTAB先前作成平行程序中止決定的因素是否已有改變?專利所有權人是否已請求作不利審決(Adverse Judgment)或刪除PTAB程序所涉全部專利範圍?專利所有權人是否就PTAB終局決定提請Rehearing或上訴到Fed. Cir.?專利所有權人是否同意,針對PTAB程序刪除/認定不具可專利性的專利範圍,不另案爭取無可專利性差異的請求項?撤銷平行程序中止決定是否有利提升USPTO行政效率、維護專利制度一體?

原則上,PTAB製發終局決定且後續Rehearing程序完結後,若專利所有權人提中止決定動議,想在平行程序限縮請求項/專利範圍、處理PTAB終局決定所提問題,或提出其他官方尚未考慮過但有意義的修改,只要無其他狀況,PTAB都會同意撤銷平行程序中止決定。

比方說,PTAB製發終局決定且後續Rehearing程序完結後,若案件繼續上訴到Fed. Cir.,官方通常不會解除平行Reissue案中止狀態(Lift a Suspension),但若專利所有權人請求解除中止狀態,是為了在Reissue案提出其他PTAB程序尚未考慮過且有意義的修正,或修改與PTAB程序無關的優先權主張、圖式等錯誤,即使尚有Fed. Cir.上訴程序,一般還是能獲USPTO同意,只不過,即使Reissue案恢復審查後有請求項達可核准狀態,在Fed. Cir.上訴程序完結前,USPTO不會正式寄發核准通知。

至於平行Reexam案的程序中止及中止解除,官方考量因素大抵相仿,但因Reexam成案後即優先處理,直到程序終結,所以即便PTAB程序參與方不服其終局決定並向Fed. Cir.提起上訴,USPTO仍會按既定規則發程序證書預先通知NIRC及正式的Reexamination Certificate。換言之,若Reexam案認定原專利範圍皆不具可專利性,這紙Reexamination Certificate有可能導致Fed. Cir.上訴中的系爭專利範圍遭到刪除,為避免此一問題,專利所有權人務必留意平行Reexam案進展,必要時,Reexam案也需再提訴願。


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