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劣質專利代理之五宗罪

2019-04-12 11:37北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2019年3月28日,中國國家知識産權局發布了《國知懲戒决字(2019)1號-18號》文件,內容為18份「非正常申請等專利代理懲戒決定書」,當中對各家代理機構的相關負責人給予了相應處罰,包括吊銷專利代理人資格證書、撤銷專利代理機構註冊證、以及警告等處罰,展現了國知局嚴厲打擊非正常申請及專利代理師違規違法行爲的决心。

其實,這不是國知局第一次懲戒專利代理師及代理機構,而這次鬧得沸沸揚揚的主要原因,除了是因爲數量衆多外,更有具知名度且客戶衆多的代理機構牽涉其中。經過整理,筆者將這些遭懲戒之代理師及代理機構之犯行歸納為五宗罪。由於這份决定書大家上網都可以找得到,因此筆者在此將代理師及代理機構名稱略過,只針對案情及懲戒决定作一介紹。

第一宗罪:非正常申請

非正常申請主要是指同一代理機構提交了多件專利申請,所有提交的申請雖然涉及多個主題,但其中有大部分申請內容明顯相同。此一犯行在國知局的懲戒中是最普遍的,現舉其中一案件事實說明之:

「金華市艾力生物科技有限公司」等多名申請人於2017年11月至2018年3月通過某專利代理機構提交了126件專利申請。該批申請涉及多個主題,其中74件申請內容明顯相同。國知局於决定書中指出,此行爲屬於《關於規範專利申請行爲的若干規定》(國家知識産權局令第七十五號)第三條第(一)項規定的非正常申請專利之行爲,其特點為:「每個主題下存在兩件或多件內容明顯相同的申請」。例如,發明名稱同爲「一種拋光機」的申請,申請號爲「2018102013822」及「2018102043974」兩件申請案之技術方案完全相同;另外52件申請則爲不同組分、配比等簡單替換,而此一行爲則屬於《關於規範專利申請行爲的若干規定》第三條第(三)項規定的非正常申請專利的行爲,其特點爲:不同申請之間僅對組成原料和配比簡單替換。因此國知局判定該專利申請機構存在《關於規範專利申請行爲的若干規定》第三條第(六)項規定的非正常申請專利的行爲。
針對「不同組分、配比等簡單替換」的部分,現舉另一家專利代理機構的犯行說明:例如,「一種防治雞新城疫的飼料添加劑(申請號2018103578191)」和「一種防治禽霍亂的飼料添加劑(申請號2018103578327)」專利申請的技術方案,區別僅在於飼料添加劑配方中部分組分、配比的簡單替換。

這些犯行在一般正常的專利代理機構看起來,是相當誇張的,很明顯的不是因為一時疏忽而造成少量問題案件,數量之大讓人不免懷疑是「預謀犯罪」。

其中一家專利代理機構在對國知局的書面陳述中提到2點理由:(1) 稱由於質檢漏洞造成案件遞交出現問題,主要是由於案件重複提交後未及時辦理撤案等原因造成、(2) 稱涉案的多件非正常專利申請在遞交前已向客戶提出可能被認定爲非正常申請的建議,但客戶仍强烈堅持遞交,因本著維護申請人的知識産權利益的思維而遞交,有情非得已的難處。

筆者認爲其所提出的第一個理由反而更凸顯出該專利代理機構的程序管控短板,要知道重覆送件不僅會造成費用的浪費,嚴重的更會導致客戶案件無效,如此管理品質,客戶又如何能放心將案子交付?至於第二個理由,相信很多專利代理機構都曾遇過,有些客戶就是很牛,明明跟他說這樣不行、這樣子不會過、這樣子會出問題,但他就是聽不進去,硬要照他的意思遞交。不知道身為專利代理師,或是專利代理機構負責人的你,會如何面對?

針對第二個原因,國知局表示「陳述材料中未提交影響事實認定的實質性證據,上述申辯理由不能成立」。 筆者的解讀是,由於專利代理機構未能提出具體事實證明「自己曾提出建議,是客戶堅持遞交」,因此理由不成立。所以建議以後如果碰到這種客戶,必須要留下「具體事實」,書面聲明、錄音、郵件往來記錄等等,應該都是可行的。

(Photo by niu niu on Unsplash)
(Photo by niu niu on Unsplash)
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第二宗罪:一案多賣

其實,會出現不正常申請,一案多賣可能是其中一個「肇事」主因。

國知局在約談調查中發現,某專利代理機構工作人員「上門爲客戶進行所謂的「專利挖掘」的業務時,會代客戶編造出若干所謂的技術改進點供客戶挑選,並且將客戶『挑剩下』的『點子』賣給其他客戶,個別還存在『一案多賣』的情况,導致出現『雷同案件』;而且由於該代理機構分所衆多,難以知曉案件雷同情况」。所以,該事務所同時存在編造專利和一案多賣的行爲。

第三宗罪:專利代理師對以自己名義提交的大部分專利申請不審核把關

故顧名思義,第三宗罪是指身爲專業之專利代理師,但卻對以自己名義提交的大部分專利申請不審核把關。案件事實:

某專利代理師每年代理專利申請幾千件,即平均每月有上百件案子,但每月僅對幾十件進行把關,對其他案件不知情、不瞭解,不審核把關,嚴重損害委托人的利益。

第四宗罪:泄露委托人發明創造內容

比起前述的犯行,第四宗罪在委託人客戶的心中,應該是最罪不可赦的,這也是這次國知局的懲戒決定引起外界觸目的主因。案件事實:

某專利代理機構將四川旭虹光電科技有限公司(下稱四川旭虹光電)未公開的兩件專利申請(申請號201720710071x、2017207100743)文件內容,於2017年7月13日發給重慶市南山區川華玻璃製造有限公司(下稱重慶川華玻璃)。在重慶川華玻璃確認之後,該於2017年7月26日爲其提交了另兩件內容與四川旭虹光電的專利申請內容完全一樣的專利申請(申請號爲2017209176770、2017209181995)。也就是說,該專利代理機構將四川旭虹光電尚未公開的發明創造內容發給重慶川華玻璃,泄露了委托人發明創造的內容。

這顯示該專利代理機構除了保密制度落實不到位、內部管理制度不完善外,誠信也是一個很大的問題,雖然該專利代理機構事後公開發表了《致歉及整改聲明》,但誠信及信譽一旦被破壞,要重新建立相信要花很長一段時間。

第五宗罪:純粹掛牌 -隱瞞專利代理機構股東未能專職從事專利代理業務的重要事實

「專利代理機構股東未能專職從事專利代理業務」,這就是我們說的掛牌。

這次懲戒案件包括某專利代理師與一知識産權代理機構簽訂合夥協議,但未能專職從事專利代理工作,隱瞞了代理機構股東未能專職從事專利代理業務的重要事實。案件事實如下:

2017年6月26日,國家知識産權局收到某知識産權代理機構法定代表人董某通過電子郵件發來的舉報材料,提出該知識産權代理機構涉嫌存在股東掛證行爲,董某與該知識産權代理機構實際控制人張某(不具有專利代理資格)簽訂合夥協議後,並未在該知識産權代理機構專職從事專利代理業務;其對公司將其變更爲法定代表人不知情。
經過調查發現,董某與該知識産權代理機構簽訂協議後,未在該知識産權代理機構工作過;張某作爲該知識産權代理機構實際控制人,承認上傳專利代理管理系統有關文件中的股東簽字是由代辦公司代簽署;該知識産權代理機構於2018年6月註冊事項變更所提交的股東會决議、股權轉讓協議書等材料都不是董某所簽,被變更爲法定代表人的沈某也不知情。
2019年1月21日,國家知識産權局收到董某的書面陳述意見。董某在陳述意見中稱,張某承諾成立識産權代理機構後,會在杭州找一個辦公場所供其辦公,而不是要求其去蘇州辦公;其在2017年2月離職之後一直未在杭州正式工作,並未有不願辭去杭州工作去該知識産權代理機構上班的行爲,其行爲屬於「被動掛證」。
經進一步核實,董某在此前的詢問筆錄中承認其在與識産權代理機構簽訂合夥協議期間,通過其他公司繳納社保;知識産權代理機構的舉報材料也指出,董某在此期間於杭州另找一家諮詢公司上班。董某的上述申辯理由無法否認其該知識産權代理機構簽訂協議後,未能專職從事專利代理工作的事實,也未提交影響事實認定的實質性證據,因此國知局認爲董某的申辯理由不能成立。


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