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簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審?- Dodocase VR v. MerchSource案

2019-04-12 08:42北美智權報

【Johnny Chen/北京科技大廠專利總監】

「不可挑戰條款 (no-challenge clause)」是許多專利授權協議中常見的條款,但事實上它可能沒有專利權人預期的好用,至少現階段PTAB傾向於不因此而拒絕審理IPR複審申請。然而專利權人若希望授權出去的專利不遭到被授權人提起PTAB複審,還有另一個可能的選擇:「合意管轄條款 (forum selection clause)」。

在Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中,專利權人成功的主張了授權協議中的「合意管轄條款」、讓加州北區地方法院同意給出臨時禁制令 (preliminary injunction),要求被授權人主動撤回對授權專利所提出的IPR複審申請。

許多專利授權協議中,專利權人為了保障授權出去的專利日後不遭到被授權人提起無效挑戰,經常會加入所謂的「不可挑戰條款 (no-challenge clause)」,常見的表述如下:

「被授權人不可直接、間接、或協助第三方對授權專利提出有效性或可實施性挑戰」

一般來說,若被授權的一方正常交付授權金而不發生任何爭議的情況下,此條款應該是不會派上用場的。但實務上常見的情況是,被授權的一方發現了無效前案,認為授權專利應當無效而不願意繼續支付權利金;又或者如本文案例一般,認為專利權人沒有積極維護專利權,導致被授權人必須支付權利金但其競爭對手卻不用,進而發生被授權人不滿的狀況。當以上狀況發生時,常見的結果就是被授權人停止支付授權金,接著專利權人發起訴訟,最終被授權人提起無效的一連串反應,此時專利授權協議中的「不可挑戰條款」就準備登場了。

單看此條款的字面表述,在協議規範的期間,明顯是禁止被授權人對授權之專利提出複審請求的。但事實上這樣的條款一直存在很大的爭議性。一方面對被授權人來說、是剝奪了其確認專利有效性的權利、導致必須向可能無效之專利持續繳納權利金;但另一方面對專利權人來說,當初是被授權人自願放棄這樣的權利、專利權人才願意和解或不提起訴訟的,不該出爾反爾、應受禁反言原則的限制,也因此這條款存在的合理性及其效力就一直是個富爭議性的話題。

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Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC (2018) 一案經過與法院判決

起初Dodocase將三件VR頭戴式設備的美國專利授權給MerchSource。一年後,MerchSource認為專利權人Dodocase並沒有積極維護專利權、加上認為授權之專利應為無效專利,因此停止支付權利金。隨後專利權人Dodocase提起訴訟、主張MerchSource違反授權協議。不意外的,MerchSource接著在PTAB分別對三件授權專利提起IPR複審,最終Dodocase於法院提出臨時強制令的動議 (motion for temporary restraining order or preliminary injunction),要求MerchSource撤回IPR複審申請。

此案授權協議中包含的不可挑戰條款原文如下:

MerchSource shall not (a) attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP; or (b) directly or indirectly, knowingly assist any Third Party in an attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP except to comply with any court order or subpoena.

對於以上不可挑戰條款之效力,加州北區地方法院判決中先是提到了Lear v. Adkins (1969)一案中最高法院的判決,在該判決中,最高法院基於推翻無效專利有利公共利益之理由,推翻了先前沿用許久的專利被授權人禁反言原則 (patent licensee estoppel doctrine);接著再提到Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc. (2007)一案,最高法院在此案中又進一步確定了即使被授權人不否定授權協議效力 (without repudiating the contract),且有持續支付權利金的情況下、仍可對授權專利提出無效挑戰。基於以上最高法院觀點,加州北區地方法院最終認為授權協議中的「不可挑戰條款」是不可實施的。

然而,判決最終卻同意給出了臨時禁制令,要求MerchSource撤回於PTAB的IPR複審程序申請,那是怎麽一回事呢? 原來是授權協議中還包含以下的「合意管轄條款」:

THE PARTIES AGREE . . . THAT DISPUTES SHALL BE LITIGATED BEFORE THE COURTS IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.

以及:

The laws of the State of California shall govern any dispute arising out of or under this Agreement .

法院認為,合意管轄條款中的「SHALL BE LITIGATED」表述明確排除了San Francisco 以及 Orange Counties區域之外的其他法院 (it states that “disputes shall be litigated” in those courts, mandatory language akin to an express statement of exclusivity);另外PTAB的IPR複審程序也符合「any dispute arising out of or under」 表述,認定IPR複審程序這個「dispute」應由San Francisco 以及 Orange Counties區域之法院來管轄,因而最終判決MerchSource必須撤回於PTAB進行中的IPR複審程序。

在法院面前「不可挑戰條款」一定無效嗎?

難道在法院面前,就一定不能使用「不可挑戰條款」嗎? 其實不一定,例如最近 (2018年12月) Kenall Manufacturing Company v. Cooper Lighting, LLC 一案判決中,伊利諾伊北區法院引用了CAFC於Baseload Energy, Inc. v. Roberts一案中的認定:基於訴訟和解具有較高的效力,因此在和解協議中「清晰的 (不可挑戰條款) 表述將禁止日後於侵權訴訟中的無效挑戰」是可實施的 (holding that “[i]n the context of settlement agreements, … clear and unambiguous language barring the right to challenge patent validity in future infringement actions” is enforceable in light of “the strong policy in favor of settlement of litigation”),故最終認定和解協議中的不可挑戰條款有效,並駁回了被授權人的專利無效主張。

為什麽法院對於不可挑戰條款會有完全不同的認定?

其實眼尖的讀者應該已經發現了,重點是上述兩案是不同階段的協議,在本文開頭的Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中,不可挑戰條款是記載在尚未發生訴訟的「專利授權協議」中;而在後面提出的Kenall Manufacturing Company v. Cooper Lighting, LLC 一案中,不可挑戰條款是記載在已發生訴訟後的「和解協議」中。對於這種區別的經典觀點為Rates Tech., Inc. v. Speakeasy, Inc.一案,聯邦第二巡迴上訴法院在其判決書中說明:「我們認定在進入訴訟之前的不可挑戰條款是不可實施的,無論此協議是以和解形式或單純專利授權形式的風格來撰寫,但要是進入訴訟、尤其是一但完成了證據開示程序 (discovery),則應該要承認不可挑戰條款之效力」,即證據開示程序應被視為「不可挑戰條款是否可實施之分水嶺」,理由是:第一、被授權人已經有充分的機會來挑戰其有效性,但仍自願放棄;第二、雙方已經於證據開示程序中進行充分的有效性討論,因此不同於阻斷有效性挑戰的訴前專利授權協議。

換言之,此案判決認定最高法院於Lear v. Adkins一案中所說的不可挑戰條款違反公眾利益論點,指的應是證據開示程序前未能充分討論有效性之時期,專利權人使用壟斷性條款來阻斷有效性挑戰,但一旦於證據開示程序中,雙方就訴爭專利有效性充分討論後、此時的不可挑戰承諾就不再違反公眾利益保護。總結來說,美國訴訟實務中,更傾向於承認證據開示程序 (discovery) 後簽署之「和解協定」中的不可挑戰條款之效力,而否定未提起訴訟之「專利授權協議」中的不可挑戰條款之效力。

PTAB對於「不可挑戰條款」之態度為何?

目前看來PTAB是不會因為不可挑戰條款而拒絕審理複審申請的,即使此不可挑戰條款是寫在專利訴訟的和解協議中。在Dot Hill Systems Corp., v. Crossroads Systems, Inc., (IPR2015-00822) 一案中,立案階段的爭執重點即為:雙方先前和解協議中存在之不可挑戰條款是否能阻擋IPR複審程序的立案(institution)?PTAB認為(1)「同意複審程序對專利權人所造成的潛在傷害」並沒有大於「剝奪複審權利對被授權人所造成之傷害」(Any potential prejudice to Patent Owner due to institution in this proceeding and joinder of Petitioner in an “understudy” role to the ’1197 proceeding does not outweigh the prejudice to Petitioner of losing its opportunity to challenge the claims of the ’035 patent before the Office.);(2)沒有法規明確規定禁反言類型的積極抗辯 (例如讓與人禁反言等) 可用於排除IPR複審 (no explicit provision provides for affirmative estoppel-based defenses, such as assignor estoppel, precluding institution of an inter partes review),因此最終同意立案審理此IPR複審程序。

結論

總結以上,普遍存在於專利授權協議中的不可挑戰條款,其效力較可能在地院與上訴法院中得到承認、但PTAB的複審程序中則否。另外即使是在地院與上訴法院中,不可挑戰條款有效的狀況較多存在於「雙方已經就有效性進行充分討論(例如已經過專利訴訟中的證據開示程序)」之後簽署的和解協定;相反若是未經有效性討論的訴前專利授權協議,則更傾向於被認為是阻斷有效性挑戰的壟斷性條款,因違反公共利益而不被承認其效力。不過,根據加州北區地方法院對於Dodocase一案的判決,訴前專利授權協議的專利權人或授權人以主張合意管轄條款來排除PTAB的管轄權,對法院申請臨時禁制令要求被授權人撤回其PTAB的複審申請,法院是可能同意的。


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