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我國專利複審是否也宜允許分割案申請?對照日本之相關規定

2019-04-11 14:40北美智權報

【吾思/資深專利工作者】

臺日間經貿互動熱絡,智慧財產領域的交流更是頻繁,我國專利制度之設計,雖參考了世界各國的法制以求達到國際調合,但有很大一部分有借鏡日本經驗之處。以專利分割申請的規定為例,在2013年之前的作法在得申請分割時點等部分與日本的規定相當接近,而2018年的專利法修正條文中關於專利法第34條的修正,不但參考了日本的規定,而且更進一步地放寬審定後分割之適用以及期間,比日本的規定更有利於專利權人。

我國於2013年的專利法修正,放寬發明申請案於原申請案初審核准審定書送達後三十日內仍可提出分割申請。在去年(2018年)底已經過行政院會通過的專利法修正條文中,又修正專利法第34條,進一步放寬了專利核准審定後分割之適用及期間。

在上述的2018年的專利法修正條文中,除了2013年修法允許核准審定後分割的發明專利之外,新型專利及設計專利也可以在核准審定後分割,而且核准審定後分割也不限定於初審,亦適用於再審查核准審定後分割,甚至將核准審定後申請分割期間由原本的核准審定書送達後的1個月延長為3個月。

從2013到2018的修法,接連兩次放寬專利分割限制,此一放寬分割限制的思維是否會往後延續到目前研議中的複審制度呢?

在思考這個問題時,不妨先來看看日本現行制度中關於分割案申請的相關規定,尤其是與我國複審制度相近的「拒絕查定不服審判」之分割相關規定,或許會有助於獲得答案。因此,以下基於日本特許法的規定,簡要說明允許提出分割申請的時期,並對應比較我國的相關規定,以供讀者參考。

日本之可提出特許分割申請的時期

所謂的分割申請,是指專利申請案實質包括二個以上之發明時,經專利審查機關通知或依申請人申請,得為分割之申請,日本之特許分割申請的相關規定主要記載於日本特許法第44條中。

因為在2007年曾經修法的關係,允許特許分割申請提出的時間,會因為母案申請日是在2007年3月31日(含)以前還是2007年4月1日(含)以後而有所差異。其中,母案申請日是在2007年3月31日(含)以前的,只能於後述的時期(1)提出分割申請,而母案申請日是在2007年4月1日(含)以後的,可以在後述的時期(1)~(3)中任何一個時期提出分割申請。

可提出分割申請的時期(1):能夠對於申請專利之說明書、申請專利範圍或圖式提出修正(日本稱之為補正)的時期。

在此,所謂的能夠修正說明書、申請專利範圍或圖式的時期包括:

  1. 提出申請~核准審定書(日本稱之為特許查定)送達前,可以提出分割申請。如果在收到特許查定之前有收到拒絕理由通知書,則是在第一次拒絕理由通知書送達前,可以提出分割申請。
  2. 換句話說,就是在提出申請後,收到官方的拒絕理由通知或者特許查定前,都可以主動提出分割申請。如果提出專利申請時,沒有一併提出實體審查申請,則在提出實體審查申請前,也可以主動提出分割申請。
  3. 收到拒絕理由通知書後,僅能於指定答辯期間內提出分割申請。
  4. 收到最後通知後,僅能於指定答辯期間內提出分割申請。需注意的是此時對於原申請案的修正有較多的限制。
  5. 在收到核駁審定書(日本稱之為拒絕查定)後,可以在提出拒絕查定不服審判請求的同時,一併提出對於原申請案的補正以及分割申請。

可提出分割申請的時期(2):特許查定通知送達後30日以內

在發明專利審查的過程中,有的案子比較順利,申請後沒有收到拒絕理由通知書就直接獲得核准審定;有些案子收到拒絕理由通知書後,經過答辯及/或補正後得到了特許查定;更有些案子先被拒絕查定,然後經過補正才在前置審查時得到特許查定;還有一些案子的命運更坎坷,先被拒絕查定,在拒絕查定不服審判中撤銷拒絕查定,審決發回重新審查,然後才特許查定。上述這些發明申請案,其審查命運有的順利有的坎坷,最後雖然都得到了專利權,但就分割申請這件事情來說,上述幾種特許查定卻有著不同的分割權利。在前置審查後或者是發回重審後才得到核准審定的,並無法在收到特許查定後30日內提出分割申請。

而且,如果申請人一接到特許查定就馬上去繳了年費完成特許權設定登錄,後來才想要分割,也是不行的。在特許權設定登錄後,即使仍在收到特許查定後的30日內,也不可以提出分割申請。所以在收到特許查定後,先不要樂昏頭馬上去繳費領證,要先好好思考一下是否有提出分割申請的需要。


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