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USPTO發布IPR等程序修正動議試辦計畫

2019-04-11 14:40北美智權報

【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

USPTO發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議(Motion to Amend;MTA)規則新試辦計畫,自2019年3月15日生效並適用當天起成案(Institution)案件的相關程序,試行期間暫定約一年。一般認為,新辦法或許有利提高MTA過關機率。

USPTO 2018年10月發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議(Motion to Amend;MTA)規則變更及試辦計畫提案。截至2018年12月21日為止,包括來自不同個人、各大智權組織、醫療生技及電子電腦產業代表等,USPTO共收到49份公眾意見書,經彙整分析,正式於2019年3月15日發布正式版PTAB公告後審理(Trial)程序MTA試辦計畫,自發布之日生效並適用當天起成案(Institution)案件的相關程序,試行期間暫定約一年。

依這項辦法,專利所有權人(Patent Owner;PO)可在MTA請求PTAB加發初步指導(Preliminary Guidance)、重送修改後MTA(rMTA),依試辦計畫新規則跑後續流程;但也可選擇不要PTAB初步指導、rMTA,基本按試辦計畫推出前的舊規則行事。一般認為,新辦法或許有利提高MTA過關機率。

MTA及rMTA

依規定,專利所有權人與PTAB會商後,可提出一次MTA新增合理數目的替代項(Substitute Claim),所謂合理,一般指原專利一項可在MTA新增一項替代,且替代項不得擴大原專利範圍或寫入New Matter。MTA只能回應程序所涉不予專利事由,並需就每一替代項敘明符合說明書書面敘述要件。而實務上,除非專利所有權人另有說明或刪除原專利範圍,否則只有在原專利範圍被認定不具可專利性時,PTAB才會考慮其替代項是否具可專利性並於終局決定予以說明。

倘若滿足特定要件,即兩造為求和解而共同提出請求,或有其他充分理由,專利所有權人在獲得PTAB同意後,可再提出後續MTA。然而法規雖有MTA及後續MTA機會,實務上,真正獲准修正的案件量十分有限。根據USPTO最新統計,截至2018年9月30日為止,已審結的3599件案件中,專利所有權人共提出326份MTA,其中205份請求新增替代項的MTA已有PTAB審理結果,僅有8件全身而過,所占比例不到4%;部分通過的共13件,比例約為6%。

為提供攻守陣營更充分的論述空間及更公平合理的遊戲辦法,依USPTO試辦計畫規畫,PTAB可針對MTA作成初步指導,而一旦PTAB製發初步指導,或程序請求人(Petitioner)就MTA提異議(Opposition),即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件,保證專利所有權人有第二次提MTA的機會,也就是rMTA。

至於什麼是PTAB「初步指導」?依USPTO所說,一般可能以短文官函形式處理,視個案狀況,也可能直接在電話會議口頭交付,內容主要考慮MTA新寫入的額外限制,但不討論程序請求人原挑戰(Challenged)請求項的可專利性,另會初步分析專利所有權人所提MTA是否有機會符合法規要件,也會比對案卷記錄所載先前技術,初步判斷程序請求人有無合理機率證明替代項不具可專利性。大致在程序請求人異議之日或異議提出官期結束之日起4週內,PTAB即可發布此一初步指導。

PTAB撰寫終局決定時,一般只考慮最後版本的MTA及替代項,不受初步指導內容約束,但有機會在程序早期得悉PTAB意向,這份新增的初步指導,理論上對程序兩造應有相當高的參考價值。

基本規則

按先前的辦法,PTAB發布成案決定之日起3個月內,專利所有權人可以先提回應,此時並可併提MTA,而後程序請求人可在3個月內就MTA提出異議,論證MTA替代項不具可專利性,再由專利所有權人決定是否於1個月內提出PO Reply,然後程序請求人可在PTAB同意後加提Sur-reply,期間通常也是1個月。

而依USPTO公告的試辦計畫,PTAB發布成案決定後,專利所有權人可在12週(原提案辦法僅給1.5月)內回應,此時的回應可併提MTA,專利所有權人並可在MTA請求PTAB加發初步指導;之後程序請求人也有12週的時間可以回應,若專利所有權人併提MTA,程序請求人的回應也可就MTA併提異議。

視專利所有權人及程序請求人的選擇,接下來的程序將有不同的走向:

  1. 無程序請求人異議,且無PTAB初步指導
    若專利所有權人未請求PTAB加發初步指導,之後也未提rMTA,後續程序基本和試辦計畫生效前差不多,但仍有一些調整:例如,不論專利所有權人是否提MTA,在程序請求人以Petitioner Reply回覆PTAB成案決定後,都有6週的時間可提PO Sur-reply予以反擊;而若專利所有權人併提MTA,則在程序請求人對MTA提異議之後,專利所有權人將有6週的時間寫PO Reply以為回應,程序請求人亦可再以6週時間準備Petitioner Sur-reply。前述官期皆較原來的1個月時間更為寬裕。
  2. 有程序請求人異議,或有PTAB初步指導
    若程序請求人就專利所有權人的MTA提出異議,或PTAB依專利所有權人之請發布初步指導,則程序請求人提交異議之日或其官期結束之日起6週(較原提案辦法多給2週時間)內,專利所有權人接下來可在以下三種選項中擇一進行:1)回應程序請求人異議及/或PTAB初步指導,2)提交rMTA,或3)不提交後續文件。


【詳細內容請見《北美智權報》234期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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