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USPTO提案修改IPR等程序修正動議攻防規則

2019-03-14 10:10北美智權報

【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

USPTO提案修改IPR等公告後審理程序修改動議(Motion to Amend;MTA)規則,並有試辦計畫可能全面適用新成案(Institution)案件的相關程序。為求審慎,近期剛涉入或有意提出IPR等程序的相關各方,或有必要了解提案內容。

USPTO 2018年10月發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議(Motion to Amend;MTA)規則變更提案,徵集公眾意見,並規畫了一個於本文截稿時尚未推出但隨時可能發布的試辦計畫,且試辦計畫說不定會全面適用該日起成案(Institution)案件的相關程序。因此,提案辦法雖不必然生效,生效辦法也不必然與提案內容相同,但為求審慎,近期剛涉入或有意提出IPR、PGR、CBM等程序的相關各方,或有必要了解提案內容,以免應變不及。

MTA及後續MTA

依現行辦法,專利所有權人(Patent Owner;PO)與PTAB會商後,可提出一次MTA新增合理數目的替代項(Substitute Claim)。所謂合理,一般指原專利一項可在MTA新增一項替代,且替代項不得擴大原專利範圍或寫入New Matter。MTA只能回應程序所涉不予專利事由,並需就每一替代項敘明符合說明書書面敘述要件。至於後續MTA,則需滿足特定要件,即兩造為求和解而共同提出請求,或有其他充分理由,才能在獲得PTAB同意後提出。

然而法規雖有MTA及後續MTA機會,實務上,真正獲准修正的案件量十分有限。根據USPTO先前統計,截至2018年3月1日為止,已審結的3203件案件中,專利所有權人共提出305份MTA,其中189份請求新增替代項的MTA已有PTAB審理結果,且僅有7件全身而過,所占比例不到4%,部分通過的共11件,比例為6%。

為提供攻守陣營更充分的論述空間及更公平合理的遊戲規則,依此次USPTO提案架構,PTAB可針對MTA作成初步決定(Preliminary Decision),而一旦PTAB製發初步決定,即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件,保證專利所有權人有第二次提MTA的機會。

究竟什麼是PTAB「初步決定」?簡單說,依USPTO提案,IPR、PGR、CBM等程序成案後,專利所有權人即可提MTA新增替代項,程序請求人(Petitioner)有權提異議(Opposition)陳述反對意見,然後由PTAB考量雙方說法作成初步決定:MTA是否有機會符合法規要件?比對案卷記錄所載先前技術,程序請求人是否有機會成功證明替代項不具可專利性?

PTAB撰寫終局決定時,一般只考慮最後版本的MTA及替代項,不受初步決定內容約束,但有機會在程序早期得悉PTAB意向,這紙新增的初步決定,對程序兩造理論上應有相當高的參考價值。

MTA新規則提案

依PTAB初步決定結果,接下來的程序有兩套不同的發展:

1. 專利所有權人先攻

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2. 程序請求人先攻

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【詳細內容請見《北美智權報》232期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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北美智權報

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