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我們與惡的距離:被留下來的我們 一切好嗎?

TIPO廖承威副局長談智財權之取得與應用:觀念與定位很重要

2019-03-14 10:10北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

由經濟部工業局委託資策會科技法律研究所推動的「台灣智慧財產管理規範(TIPS)」項目,甫於2月27日舉辦「2019年度TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會 — 從智財布局到管理保護」。會中,特別邀請了智慧財產局 (TIPO) 副局長廖承威分享實務上的智財布局策略。分享主要分6大部分,憑藉於智財及專利業界多年的實務經驗,廖承威信手拈來都是很好的教材。一些我們看似平凡的案例,但經過廖副局長的開示,便有如醍醐灌頂,茅塞頓開;可以說是「聽君一席話,勝讀10年專利法」!

分享一開始,廖承威即點出智慧財產權 (IP) 的重要性。以蘋果的iPhone、iPad產品為例,就是因為蘋果擁有許多IP,且其IP具高附加價值,才能讓產品賣到很高的價格。反觀一些蘋果的代工廠,所賺取的利潤則十分微薄。

當然,蘋果的IP不限於專利,其商標也是公司的瑰寶,很多大公司、大企業都是一樣的。不過,廖承威這次的分享只集中在專利及營業秘密的部分。

研發成果要用專利還是營業秘密保護?

在肯定了IP的重要性之後,廖承威接下來討論公司的創新技術究竟應該用專利還是營業秘密來保護比較恰當的問題。他分別舉了兩個例子。

● 案例一:上海交通大學研發利用馬鈴薯製作糕點,並申請了多項專利保護

針對這個案例,廖承威認為該思考的是:假設今天我們在市面買了一片馬鈴薯餅皮,我們可不可以推敲出裡面的成份是什麼?會不會很簡單很容易?他認為基本上是有一點難度,他說:「就像我們在吃牛肉麵一樣,A店的味道就是跟B店不一樣,在湯頭的地方就是存在很多know-how」。

圖1. 2018年10月15日,上海交通大學舉行發布會,介紹該校馬鈴薯工程技術研...
圖1. 2018年10月15日,上海交通大學舉行發布會,介紹該校馬鈴薯工程技術研究中心對接國家馬鈴薯主食化戰略的系列研究成果,並展示多款以馬鈴薯爲原料製成的美食新品,包括以馬鈴薯粉製作餅皮、以紫馬鈴薯泥作餡的月餅。 (資料來源:新華社)
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廖承威指出,現在的問題在於今天廠商在市面上推出一種糕點,我們事實上很難模仿,不管是用逆向工程或是從後端推敲回去,都有很高的難度;因此,這一種的創新技術或是Know-how,基本上可以用營業秘密來保護。他開玩笑說:「上海交大可能是在做功德,把專利(技術)資訊在公開公告的資料庫中刊出,就是跟做功德一樣。從另一個角度來,他們把成份公告出來,就是把營業秘密破壞掉」。

究竟要如何選擇利用專利還是營業秘密來保護創新技術?廖承威認為只要掌握一個思維的重點: 「當技術出去的時候,別人從逆向工程反推回來,是否可以得到原始的配方?」如果答案是不容易的話,就應該用營業秘密來保護。也因此很多製程技術都是用營業秘密來保護的,像台積電就是一個很好的例子。

● 案例二:大立光告先進光,侵犯專利權與竊取營業秘密

這是發生在2013年的訴訟案件,整個賠償金額達新台幣1,522,470,639 (約15億台幣)。

首先簡單的回顧一下案情:當時先進光有員工帶槍投靠大立光,而他所帶的是一個點膠針頭的技術。當初先進光的員工帶槍投靠到大立光的時候,大立光以為只是營業秘密被剽竊,所以是告其竊取營業秘密;但經過偵查以後,發現更糟糕的是,這些先進光的員工除了是帶槍投靠之外,還把這個點膠針頭的技術申請了新型專利。廖承威認為這有點像玉石俱焚一樣,把競爭對手的key technology公開。從頭到尾大立光對此並不知情,是在進入偵查後,才發現自家的營業秘密已被申請專利。

針對這個案例,廖承威指出在談營業秘密的時候,除了秘密性、經濟性外,還要有合理的保護措施。他提醒企業應從後端作一個思維:可能合理的保護措施比秘密性及經濟性更為重要。事實上,如果沒有合理的保護措施,很多案件是不會成立的(編按:如果企業本身沒有施加合理的保護措施,法官可能會認為那應該不是什麼珍貴且值得保護的營業秘密)。說白一點,就是該鎖的東西要鎖,特定的資訊那些人可以看那些人不能看,必須在界定上作到一個保護點。

研發成果該申請何種專利?

假設公司已經規範好研發成果要以專利還是營業秘密來保護,那要申請那一種專利又是一個問題。廖承威說,其實申請那一種專利沒有好跟不好,主要是看企業運用的策略而定,這是一個很實務的問題。

● 案例三:金融科技要申請什麼專利?

針對申請那一種專利及企業策略的問題,廖承威舉了Fintech的例子。他說,這幾年我們都在談論Fintech,而華南銀行在這方面就搶得頭香,據2016年9月22日聯合報A11版及工商時報C7版的報導,華南銀行是台灣本土首家獲得金融科技專利的泛公股銀行。而在企業界搶得頭香有一個好處,就是可以賺到免費的廣告。

廖承威深入分析,雖然華南銀行在國內銀行搶得頭香率先獲得4項專利,但仔細一看,會發現其獲得的是新型專利。但如果把華南銀行專利說明書的 flow chart 拿出來看,會發現其實就是軟體。他說,就軟體而言,基本上應回歸到軟體專利的範疇。廖承威坦言這個現象在局內經過討論:一個銀行該用發明專利保護的軟體,卻被拿去以新型專利來保護,是對還是不對?

不過,他認為說不定銀行家的想法跟唸工程的人想法不太一樣,猜想銀行可能不在乎專利出來能不能抓到侵權,重要的是上了報紙重要版面的新聞,而且沒有業配,是純粹採訪的新聞。所以搞不好在這個案例上,專利申請的廣告性質大於保護性質。他表示這是一個選擇的問題,但話說回來,他認為軟體專利還是要回歸到發明專利比較正確。


【詳細內容請見《北美智權報》232期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報,內容涵蓋:熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章,可幫助業者在充滿競爭的市場中,高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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