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淺談美國商標之使用概念

【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

商標權在美國的保護有分聯邦法和州法。由於聯邦事務的範圍是受聯邦憲法所限制,國會只能依憲法的「州際商務」(interstate commerce)條款才能立聯邦法律來保護商標權。這和專利法或著作權法的狀況不同,因為該二法律有憲法上的基礎。至於州商標法,其是存在已久的制度,主要在維護公平的商業環境。州商標法除了由州議會制訂法律外,還有判例法所形成的商標權保護。不過,根據「聯邦保留」(federal preemption)原則,州商標法或判例法的規範不能與聯邦商標法相衝突。

現行美國聯邦商標法(又稱「Lanham Act」)於1946年制訂,不但建立起聯邦的商標註冊制度,並提供商標權人排除他人混淆或盜用其商標的請求權。美國聯邦商標法歷經修改和與國際條約調和,其主要內容與台灣商標法大同小異,因為我國商標法於幾次修正時,都曾參考美國聯邦商標法的立法例。美國聯邦商標法將「商標使用」分為「侵權使用」、「申請使用」、和「維權使用」等三種概念。以下進一步介紹相關概念,並特別討論「維權使用」認定的彈性。

商標使用類型一:侵權使用

在15 U.S.C. § 1114(註冊商標)或§ 1125(非註冊商標)所規範的商標侵權行為中,其皆涉及侵權人是否將商標使用於「商業上」(in commerce)。因此,「侵權使用」的特徵是侵權商標的使用具有商業性質。

根據§ 1127,「商業」(commerce)之定義為美國國會所能合法規範的所有商業活動。應注意的是,有判例認為§ 1127的「商業上使用」(use in commerce)定義乃特別適用在「申請使用」的判斷,而非用於認定「侵權使用」;但也有判例持相反的見解。另與「申請使用」不同的是,「侵權使用」之「使用」有其獨特的意義,此為學者就判例法的觀察而提出的「商標使用原理」(trademark use doctrine),亦即「使用」(use)必須是為了「商標目的」而使用;不過,該些學者又指出,有些法院不問使用目的,而是有「商業上使用」即構成侵權使用。另外,諷刺性的使用可能視為合理使用或免責事由,而不屬侵權使用的範圍。

商標使用類型二:申請使用

「申請使用」源自於美國聯邦商標註冊制度所採取的「使用主義」,其要求申請人必須已使用待申請的商標,或具有使用之意圖。

15 U.S.C. § 1051(a)(1)規定,擬申請註冊之商標必須已有商業上使用。因而,§ 1051(a)(3)(C)要求商標申請人必須宣示擬申請的商標是於「商業上使用」(use in commerce)。另方面,如果申請人無實際上使用擬申請之商標,§ 1051(b)(1)規定申請人必須要有「於商業上善意使用商標之意圖」(bona fide intention to use a trademark in commerce)。此外,根據§ 1051(b)(3)(B),申請人必須宣示其有善意的意圖以於商業上使用其商標(bona fide intention to use the mark in commerce)。

「申請使用」的「商業上使用」(use in commerce)其定義,根據15 U.S.C. § 1127(Lanham Act § 45),指在通常的交易活動(ordinary course of trade)中所從事的「善意」(bona fide)使用,且不是僅為了維持商標權有效性而使用。該定義與「維權使用」之「使用」(use)相同。

此外,§ 1127對商品和服務之「擬制商業上使用」有不同的規定。針對商品有二個要件:(1)商標要標示於商品上或包裝盒上,或當標示於商品上是有實務上困難時,該商標須標示在商品的附屬文件內;(2)商品本身已為商業上販售或運送。另針對服務有三個要件:(1)商標必須使用於或顯示於服務的銷售或廣告中;(2)服務已屬於商業上服務,或該服務提供於超過一州境內、美國境內或外國;(3)提供服務的個人從事與該服務有關的商業行為。

商標使用類型三:維權使用

「維權使用」其關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的「放棄」(abandonment)。根據15 U.S.C. § 1127,有兩種狀況會造成商標「擬制為放棄」(shall be deemed to be “abandoned”)。第一種為商標權人不繼續使用其商標,且有「不再重起使用的意圖」(intent not to resume such use),而第二種為系爭商標已變成通用名詞(generic name)。

除了法律規定的「放棄」,判例法有所謂「赤裸授權抗辯」(naked licensing defense),此為第三種類型。如果商標權人在授權時未考慮如何維持商標產品或服務的品質,則該授權可能造成系爭商標被放棄。或者,若授權的結果是准許「侵權使用」(infringing use),亦即契約未規範使用的限制或範圍,則此亦可能造成商標放棄。

§ 1127對第一類的「擬制放棄」有三個證據法的規定。第一是「不再重起使用的意圖」可由「情境證據」(circumstantial evidence)所推論而得。第二是商標未使用達連續三年時,此可視為「放棄」的初步證據(prima facie evidence),因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動(ordinary course of trade)中所從事的「善意」(bona fide)使用,且不是僅僅為了維持商標權有效性的使用。應注意的是,此處之「使用」從文義上而言並無「商業上」(in commerce)的要件,但是有某些法院認為該「使用」即「商業上使用」(use in commerce)。

「不再重起使用的意圖」有舉證責任上的意義,因為此要件較「放棄的意圖」(intent to abandon)為嚴格。如果對造已盡了初步的舉證責任(prima facie case)而成就「商標放棄」的推定,則商標權人不能只舉證「無放棄的意圖」(intent not to abandon),而必須積極證明「重起使用的意圖」(intent to resume use)。

「無放棄的意圖」屬於主觀的證據。若商標權人以此來否認「商標已被放棄」的指控,將等於是在答覆書狀(answer)中否認對造的指控,但卻對本案的爭議事實的審理並無幫助。因此,商標權人必須舉出在商標未使用期間的活動或事件來推論「重起使用的意圖」。亦即,商標權人必須提出客觀的證據,來反駁「推定放棄」。此外,「重起使用的意圖」在特定的情況下可以「未使用」(nonuse)的免責事由(excuse)來取代,例如因商標權的訴訟而暫停的使用活動或使用計畫。

「維權使用」規範的彈性可為台灣參考

從法條內容來看,美國聯邦商標法對「維權使用」的檢視其重點不單純是「使用」本身,而是從「停止使用」的行為與商標權人的心態來界定「維權使用」的有無。

「停止使用」本身不代表商標的放棄,而商標權人的心態對「商標放棄」之判斷有關鍵的影響。「停止使用」的期間也不是重點,而一旦商標權人無重起使用的意圖時,商標即已被權利人所放棄。至於「連續三年的未使用」,其僅是構成推定「商標放棄」的證據,而商標權人可透過舉證「重起使用的意圖」來推翻「商標放棄」的推定。

此外,就美國聯邦巡迴上訴法院之判例法,「維權使用」判斷也會考量的商標權人所處的營業狀態和使用方式,對事業創立過程、事業營運過程、和事業結束過程等時期的「維權使用」分別有不同的考慮。其判斷因素包括商標使用的方式是否保有原商標的識別性、商標是否仍在營業場所中使用、商標使用是否仍為了表徵其產品或服務等等。不過,這些因素對最終的判斷不一定具有決定的影響。法院不需一一檢視各因素,完全取決於當事人雙方的如何主張有利或不利的事實證據。

如果台灣要引入美國法的彈性特質,可於商標法第5條增列一項,以概括方式來彈性認定「維權使用」的狀況。建議條文內容為:「為審理商標是否迄未使用或停止使用,商標之使用是否有前項以外其他商標使用之情形,應審酌一切符合通常交易活動之情狀,尤應注意下列事項,以為判斷之基準:(一)客觀上商標權人使用之目的;(二)商標是否仍有相關商品或服務之識別性;(三)商標使用的規模是否符合商標權人營業狀態」。


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