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中美兩地對於員工離職後專利申請權歸屬的案例探討

2019-01-11 14:55北美智權報

【Johnny Chen/北京科技大廠專利總監】

在科技發展快速的今天,員工的流動是一個常態現象。伴隨著員工的流動而來的一個經常出現的問題是:若員工離職後,在短時間內即提出專利申請,那麽,這個專利的申請權是否應該歸屬於原單位?還是應該歸屬於員工?或歸屬於其新任職的單位呢?

這問題攸關於企業是否能合理的保護其研發產出、同時也攸關於離職後的發明人是否願意持續創新的重要議題。筆者因工作關係研究較多中美實務,因此本文將從法規及實際判例兩方面、針對美國及中國大陸兩地就上述議題進行分析探討。

「員工離職後短時間內提出的專利申請」於中國大陸的相關規定

《中國大陸專利法實施細則》第十二條第一項第三款規定:

專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造,是指退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。

由以上規定可知,員工離職後一年內作出與原公司本職工作或分配任務有關的創造屬於「職務發明創造」,再根據《中國大陸專利法》第六條第二項規定:

職務發明創造申請專利的權利屬於該單位;申請被批准後,該單位為專利權人。

可知,員工離職後一年內作出與原公司本職工作或分配任務有關的專利申請權應當屬於原公司。然而,實務上容易會發生爭議的是,要如何判定一個專利申請是否有關於「與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務」呢? 以下透過實際案例來進行分析。

是否與「原單位本職工作或分配任務有關」的中國大陸司法實踐案例

筆者將2018年7月於廣東省深圳市中級人民法院所做出的粵03民初270號《深圳德康威爾科技v. 深圳安格銳電氣》一案的民事判決於以上問題的認定上整理出重點總結如下。

(1) 僅根據原單位任職部門不足以證明離職後提出的發明與原單位有關。判決書上記載:

雖然離職申請表上記載的內容顯示[離職員工A]曾經分別任職於原告的驅動與控制部門和生產部門,但任職於哪一部門不能證明在該部門從事的本職工作便當然與訴爭專利的研發相關。

也就是說,假設該離職員工隸屬於電機部門、離職後立刻提出電機相關專利申請,原單位舉證任職部門與專利申請屬於相同領域、但法院認為僅依靠這樣的主張是不足以證明在後專利申請內容與原單位工作任務之間具有實質關聯的。

(2) 僅根據概述性的工作職責亦不足以證明其關聯性,除非有細節舉證。判決書上記載:

[離職員工B] 在訴爭專利研發過程中主要負責專利圖片的繪編和交底工作,而未進一步陳述或舉證證明「專利圖片的繪編和交底」與訴爭專利實質性特點的作出究竟存在何種關聯關係

由上述記載可知,離職員工B在原公司應該是負責專利申請相關工作,然而如果原公司僅舉證概述性的工作職責 (例如主張此員工因申請專利有接觸公司機密技術)、但缺乏實際工作記錄與在後專利申請之間的關聯性,法院也是不會認可。

(3) 實際工作任務的負責內容才是關聯性判定重點。判決書上記載:

[離職員工B] 在訴爭專利研發過程中主要負責專利圖片的繪編和交底工作,而未進一步陳述或舉證證明「專利圖片的繪編和交底」與訴爭專利實質性特點的作出究竟存在何種關聯關係

根據以上判決重點可知,要證明在後專利申請是否與原公司本職工作有關,不能僅依靠任職部門、職稱或概述性的職責分配,還必須有實質的專案技術內容來證明其關聯性,最好能舉證在原公司的實際研發目標 / 研究過程記錄 / 研發成果與在後專利申請內容相符合。


【詳細內容請見《北美智權報》228期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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