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判斷專利適格性與充分揭露條件之交會:由McRO, Inc. v. Bandai Namco Games案談起

2018-11-15 12:00北美智權報

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【葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 副教授】

2016年美國聯邦上訴巡迴法院在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games判決中,說明適格性判斷挾雜充分要件判斷時,應如分別二者有詳細說明,或可做為二者區別的指導原則。以下針對適格性、充分揭露條件、以及McRO如何區分二者為摘要說明。

在Alice案之後,美國聯邦法院對於專利標的適格性之審查採取二階段測試架構。其中第一步驟,判斷請求項是否指向司法例外事項,第二步驟,則判斷有無發明概念。第一步驟判斷涉及請求項限制條件的解讀,因此與說明書是否充分揭露之判斷有重疊之處。理論上來看,適格性判斷與充分揭露條件之要求各有不同政策理由,其目的亦不相同,二者之判斷當可以獨立進行。然而,實際操作因為均涉及請求項是否過於抽象或寬泛之檢討,因此二者之界線不易區分。

專利適格性的檢驗

是否授與專利之判斷過程中,有關專利標的適格的判斷,其所扮演的角色與專利的新穎性、進步性保護要件之地位並不同。一般認為美國專利法第101條有關專利資格要求,僅為是否給予專利的一個門槛,此可由2010年美國最高法院Bilski v.Kappos判決意見可以窺見。美國專利法第101條,將法定專利適格之主體定義為「任何新的和有用的過程,機器,製造或物質組成,或其任何新的和有用的改進。」另外,透過案例法,聯邦法院進一步創造出三個不可專利之標的,自然法則,自然現象和抽象的想法,此三個例外,又被稱之為司法例外(Judicial Exceptions)。然而,儘管被稱為司法例外不可專利之標的,但並非絕對排除專利保護,近年來法院一直在努力,尋求界定適格性之判斷標準,以區別涉其這三類例外之發明時,仍可以授予專利之界線。

2013年美國最高法院首度提出兩階段分析之架構,以判斷涉及自然界現象事項之標的適格性。2014年美國最高法院,則首度將這二階段檢驗架構運用於涉及抽象概念之發明之適格性判斷。最高法院在Alice案指出,由於「所有發明在某種程度上都是自然規律,自然現象或抽象概念的體現、使用、反思,依賴或應用。」因此,適格性的判斷必須恰到好處,並非排除所有發明,而僅只淘汰「人類心智活動的基石」的專利申請,以排除這些專利造成獨佔使用,而限制創新的發展。

關於適格性之判斷,法院在第一階段的測試必須檢驗請求項是否指向不可專利之標的,其次需單獨或整體考慮每項請求項的元件,並將元件為有次序組合,整體觀之,以確定其他元件是否可將請求項的性質轉變為符合專利的申請。

充分揭露之要件

如果請求項通過專利適格性的門檻測試,則當其適當地滿足專利法其他保護要件之要求,包括美國專利法第102條、103條與112條之要求,則可取得專利。第112條規定發明人在專利申請中必須滿足充分揭露要求之多項條件。第一個條件,即「書面描述」(the written description),此一條件「提供了一種技術交換功能,使公眾可以獲得有意義的揭露,以換取在有限的時間內被排除實施發明之權利。」

另外,專利法第112條中「據以實施」(enablement)的條件,旨在要求揭露如何製造和使用權利人所主張發明保護的全部範圍。如同「書面描述」之要件,「據以實施」之要件在專利制度中亦有雙重功能,一方面確保充分公開申請人所要求保護的發明範圍,並能有項防止請求項之範圍比所公開的發明更廣泛。因此,專利權人可能因未完全揭露而導致請求項失效。

最後,專利法第112條也包含明確性要求,可用於檢驗模糊和不精確的專利請求項用語,以避免請求項不明確所造成的請求項過大之問題。有關請求項用語是否欠缺明確之判斷, 最近美國最高法院在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments一案中,推翻過去聯邦法院所採取「insolubly ambiguous」(無法解決地模糊)之標準,改採「合理確信」之判斷標準,以判斷請求項有無欠缺明確性之問題。前後標準的差異在於,過去法院以有無可能解釋或有無可能之方法解釋專利請求項為標準,如果有任何解釋或方法可以解釋請求項之用語,則專利請求項用語便無明確性之問題。

Nautilus案的標準,認為必須是判讀專利說明書與申請過程(prosecution history)中的文件後,無法得到「合理確信」以向該發明技術領域之人說明專利請求項之意涵,則可認定專利請求項欠缺明確;換言之,新的判斷標準,法院要求專利請求項文字必須使該發明領域技術之人,僅憑藉專利說明書以及申請歷程就可以合理且確信專利用語範圍,才符合明確性原則,反之,如果該領域技藝之人,使用專利說明書以及申請歷程的資料後,尚無法需憑藉說明書或申請歷程文件內之資料,確認專利用語之範圍,則用語欠缺明確性。Nautilus該標準要求明確,並要求一定程度的細節,以限制對請求項用語的以不同方式提供解釋。

整體而言,專利法第112條有關發明人充分揭露的要求,旨在激勵發明人向公眾揭露資訊,以換取專利獨佔權,因此專利請求項範圍應與揭露範圍相同。


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