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如何避免踩到歐洲專利修正地雷 ─ I

2018-10-05 11:44北美智權報

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【蘇之勤╱北美智權專利工程研究組】

歐洲專利對於修正的規範非常嚴格,如果美國專利的修正允許範圍有一顆籃球大,則歐洲專利的修正允許範圍大概只如同一顆網球;假若說明書在撰寫時又沒有考慮過歐洲專利的審查規定,那修正允許範圍可能只剩下一粒米的大小。

EPO對於專利修正的規定主要是根據European Patent Convention(EPC) Article 123(2),原文如下:

(2)The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

該規定指出歐洲專利申請案或歐洲專利經修改後不得包含超出原始提交內容的客體,而是否超出原始提交內容的標準為「是否能夠直接且明確地 (directly and unambiguously) 從申請時揭露的內容導出」。EPC Art 123(2)以專利慣用說法就是修正不可超出申請時揭露範圍,這也是多數國家的修正準則,但各國在這準則下還有自己的遊戲規則,就以相對嚴格的中國來說,若說明書有逐字的支持依據,多數的修正都是能被接受的。

但歐洲專利對於修正的最高原則是「直接且明確地」,所以有許多狀況,就算是有逐字支持 (verbatim support),往往還是會踩中EPC Art. 123(2)的地雷,本系列文章將介紹幾種歐洲專利在修正上較為特別的規定。

(一)INTERMEDIATE GENERALISATION (中等概括)

Intermediate generalization[2]的直譯是中等概括或中位概括,其義譯是二次概括,操作上就是從原始揭露內容所記載的技術特徵組合中,單獨抽出特定技術特徵來限縮請求項。

修正範例(1):

說明書揭露: A+B+C ,且A、B與C互有連結關係

修正: 將A+B加入請求項以限縮範圍

修正範例(2):

說明書揭露:

A是主要元件

第一實施例:A+B

第二實施例:A+C

原始請求項:A

修正後請求項: A+B (將B加入請求項以限縮範圍)

以上2個修正範例在多數國家的專利申請案中應該是很常見的修正方法,例如為了要與引證案有所區隔,所以依據說明書內容限縮請求項範圍,而新增的技術特徵都可獲得說明書的逐字支持,那這樣的修正在歐洲專利可行嗎?

很抱歉,不行。這二個範例中的修正都屬於EPC規定的中等概括,除非滿足以下條件,否則都算是「超出申請時揭露範圍」。

中等概括只有在以下條件成立時才是被允許的修正,反之則違反EPC Art. 123(2),條件如下:

從特定實施例抽出技術特徵加入請求項時:

(1)該實施例中,被抽出之特徵與其他特徵間沒有關聯或非不可分割;以及

(2)整體揭露證明該抽出的概括以及將其併入請求項是合理的。

實際案例:歐洲專利 EP 2493011 A1

本案有關天線結構。圖1中,Fig. 1與Fig. 3都有天線元件20,包括輻射部13、短路輻射部14等,Fig. 1與Fig. 3在天線元件20上的差異是天線接地面的不同,Fig. 1是單獨位於一側面的天線接地面12,而Fig. 3是跨越相鄰二側面的天線接地面32。為了方便說明,這裡將Fig. 1當作第一實施例: A+B,而Fig. 3當作第二實施例: A+C。

圖1 EP 2493011 A1的Fig. 1與Fig. 3 (圖片來源: E...
圖1 EP 2493011 A1的Fig. 1與Fig. 3 (圖片來源: EPO)
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如圖2所示,原請求項範圍是定義天線元件20是三維結構,天線接地面12與輻射部13位於該三維結構的不同面上,而本次修正中,新增了「天線接地面12實質佔據三維結構之一面」的技術特徵(輻射部13置換成信號饋入點131之修正不在這裡討論)。

雖然原請求項範圍已經揭露天線接地面12,這個修正看起來好像是把A+B限縮成A+B’,但因為說明書中還有第二實施例A+C,所以這樣的限縮就會觸發中等概括的判斷,因為這樣的修正是從特定實施例抽出技術特徵加入請求項,即這個修正是從第一實施例抽出技術特徵引入請求項中。

圖2 EP 2493011 A1的請求項修正 (圖片來源: EPO)
圖2 EP 2493011 A1的請求項修正 (圖片來源: EPO)
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審查員的意見表示這樣的修正屬於中等概括,不符合Art. 123(2)的規定,因此這樣的修正超出申請時揭露範圍。

圖3 EP 2493011 A1 審查意見 (圖片來源: EPO)
圖3 EP 2493011 A1 審查意見 (圖片來源: EPO)
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