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無效案先派隊友上場摸清對方底細? PTAB:母湯喔!

2018-10-04 16:37北美智權報

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【Johnny Chen/北京科技大廠專利總監】

如果有兩人為同一件美國專利侵權訴訟案的共同被告,那能否先派其中一人去提無效調查,摸清原告主張專利有效的理由後,再由另一人接續提出另個無效調查、對原告的理由進行針對性攻擊而提高獲勝率呢?

答案是不行的!美國專利商標局(USPTO)專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,簡稱PTAB)於日前拒絕了由深圳市銀星智慧科技 (以下簡稱深圳銀星) 對iRobot所提出的接續在先無效調查的另一個專利無效調查申請 (Successive Petition of Inter Partes Review),其判斷的主要依據為 2017年General Plastic v. Canon 一案中所確立的一系列判斷要素,認為此行為對身為原告的專利持有人相當不公平,故拒絕此後續的無效調查申請。

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故事源於2017年,iRobot 公司使用其擁有的 US 7,155,308 B2 美國專利「Robot Obstacle Detection System」,分別於馬薩諸塞州地方法院及美國國際貿易委員會 (ITC) 起訴了包含深圳市智意科技(以下簡稱深圳智意)以及前述深圳銀星在內的11家企業。作為反擊,深圳智意首先於2017年9月對此專利提起了IPR無效調查請求,接著深圳銀星於2018年3月再次對此專利提出IPR無效調查請求,最終深圳銀星所提出的後續IPR無效調查請求於2018年9月被PTAB所拒絕。

七大判斷基準

對於是否接受針對同一件專利的接續IPR無效調查請求,PTAB主要引用自2017年9月對於General Plastic v. Canon 一案判決中所確立的一系列判斷基準,其主要包含以下七點:

  1. 是否為同一請願人對於同一專利的同一申請專利範圍所提出的無效調查請求 (whether the same petitioner previously filed a petition directed to the same claims of the same patent)。
  2. 於前次無效調查請求提出的時刻、前請願人是否已知悉或應當知悉後無效調查請求中所主張的無效證據 (whether at the time of filing of the first petition the petitioner knew of the prior art asserted in the second petition or should have known of it)。
  3. 於後無效調查請求提出的時刻、前無效調查請求是否已經進行到專利權人提出初步回應、或是PTAB已決定是否接受對前無效案進行調查 (whether at the time of filing of the second petition the petitioner already received the patent owner’s preliminary response to the first petition or received the Board’s decision on whether to institute review in the first petition)。
  4. 於後無效調查請求中,請願人從得知無效證據到提出後無效調查請求的時間長度 (the length of time that elapsed between the time the petitioner learned of the prior art asserted in the second petition and the filing of the second petition)
  5. 請願人對於前後無效調查請求之提出時間間隔是否有合理的解釋 (whether the petitioner provides adequate explanation for the time elapsed between the filings of multiple petitions directed to the same claims of the same patent)
  6. PTAB有限的資源考量 (the finite resources of the Board)
  7. 對於有在先訴訟情形的,提出無效調查請求的時間不能超過一年 (the requirement under 35 U.S.C. § 316(a)(11) to issue a final determination not later than 1 year after the date on which the Director notices institution of review)

法官認為應加入第8點考量因素

對於本案,PTAB引用了上述第3和第4點作為主要拒絕理由,尤其是關於第3點,由於後無效調查請求提出的時間距離前案中專利權人提出的初步回應 (Preliminary Response) 將近三個月,法官認為後無效案的請願人利用此三個月的時間充分研究了應對方針,這樣的做法對於專利權人來說相當的不公平 (例如在後無效調查請求中,請願人就有針對專利權人在前案初步回應中對於「re-direct」一詞的解釋進行攻擊)。另外關於第4點,由於後無效調查請求中所使用的5個無效證據中,有4個與前案相同,但後案中並沒有說明「為何過了這麽久才使用同樣的無效證據再次提出無效調查請求」,因此也被法官列為主要拒絕理由之一。

換言之,本案法官認為,利用前案作為測試用例 (test case) 進行探路、再提出另一個後案請求,對於專利權人是相當不公平的一種情形,故無效調查請求不該被同意。

另外,本案的法官之一,WILLIAM V. SAINDON於協同意見書 (Concurring opinion) 中更進一步建議加入第8個考慮要素:後案的請願人使否與前案請願人皆為所主張專利之相關訴訟的共同被告 (the extent to which the petitioner and any prior petitioner(s) were similarly situated defendants or otherwise realized a similar-in-time hazard regarding the challenged patent),以更佳的判斷是否有上述投石問路的狀況發生。

中國大陸之相關規定

看完了美國的案例後,讓我們也來看看中國大陸對同一專利接續提出無效的規定:

中國專利法實施細則第六十六條第二款:在專利複審委員會就無效宣告請求作出決定之後,又以同樣的理由和證據請求無效宣告的,專利複審委員會不予受理。

也就是說,在中國大陸只要以不同的證據或是不同的理由,就可以對同一專利再次提出無效請求,與美國IPR程序相比,無效請求發起門檻較為寬鬆。

結論

由以上的案例及分析可知,發起無效調查請求之前,還需多留意當地判例或法規,尤其在美國需留意訴訟案中其他的共同被告是否已針對同一專利提出無效調查請求,避免花了許多功夫請求調查,但最後卻遭到拒絕的情況發生。


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