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淺談日本拒絕查定不服審判時的申請專利範圍之減縮修正

2018-10-04 11:40北美智權報

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【吾思/資深專利工作者】

在前期的「前置審查知多少」一文中,曾提及申請人在日本提出拒絕查定不服審判請求時,可考量一併提起適度之修正,以啟動前置審查程序,為自身的案件爭取更多的獲准機會。不過,在審判請求時進行修正的自由度,較審定前的審查階段要嚴格許多,在進行修正時要特別注意。

其中,「申請專利範圍之減縮」是申請人常採用的修正方式,其修正之准否往往關係到申請案最終是否可以獲准專利,而要在審判請求時成功地達成申請專利範圍之減縮,有許多須注意的眉眉角角。

以下藉由判例來說明需注意的眉角之一:修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係。

審判請求時的修正限制概要

首先說明在審判請求時,對於修正的基本規定。

其一,在審判請求時提出的修正,當然也和審查階段時一樣,不允許引入新事項,也就是審判請求時提出的修正內容不得超出(原)申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

其二,在日本特許法第17條之2第5項中,限制審判請求時提出的申請專利範圍的修正僅限下列事項:

  1. 特許法第36條第5項規定之刪除請求項。
  2. 申請專利範圍之減縮。
  3. 誤記之訂正。
  4. 不明瞭記載之釋明(僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由相關事項)。

其中,上述第2款的「申請專利範圍之減縮」可說是申請人最常採用的修正方式。在一般的認知上,只要是使申請專利範圍變窄的修正都算是上述第2款的「申請專利範圍之減縮」,但實際上這樣的認知不是完全正確的。依據「特許・実用新案審査基準」的第IV部第4章「目的外補正」的記載,要成為合格的「申請專利範圍之限定減縮」,必須滿足三個條件:

(1)修正係使申請專利範圍減縮者;

(2)修正係限定用以特定修正前請求項所載發明所須之必要事項者;

(3)該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的。

另外,以「申請專利範圍之減縮」為由修正申請專利範圍時,還須符合所謂的獨立特許要件。這三個條件就其字面上的意義,並不難理解,然而在實務的運作上,卻隱含了另一個需要注意的原則--修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係。

修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係

如上述,依據「特許・実用新案審査基準」的第IV部第4章「目的外補正」的記載,要成為合格的「申請專利範圍之減縮」,必須滿足三個條件。但是實務上曾有案例(例如H17. 4.25知財高裁平成17(行ケ)10192特許権行政訴訟事件)顯示,申請人在拒絕查定不服審判的階段提出了修正,表面上看起來符合了「申請專利範圍之限定減縮」的上述三個要件,卻被特許廳認為是非屬合格的「申請專利範圍之限定減縮」,而駁回了修正請求。

在上述判例中,專利申請人提出「耐火構造體以及耐火壁的施工方法」申請案,在拒絕查定不服審判階段中提出了修正。該修正遭特許廳駁回,並做出審判請求不成立的審決。專利申請人對該審決提出審決取消訴訟。

在這個判例中的爭執點在於,在拒絕查定不服審判階段中提出的修正是否為合格的「申請專利範圍之減縮」。

為了不要讓請求項中記載的複雜技術內容以及難以一目了然的修正方式模糊了本文想要表達的重點,以下參考上述案例的修正方式,用代號設計一個簡化的例子來說明上述判例所表達的意旨。

[假設例]
修正前:

請求項1:一種裝置,包含元件A、元件B、及元件C。
請求項2:如請求項1所述之裝置,其中元件B為b。

說明書中記載了b為元件B的下位概念,且b有b1、b2、b3三種態樣。

修正方式之一(修正一)

(修正)請求項1:一種裝置,包含元件A、元件B、及元件C,其中元件B為b。
(刪除)請求項2

修正方式之二(修正二)

(修正)請求項1:一種裝置,包含元件A、元件B、及元件C,其中元件B為b1、b2、b3任一者。
(刪除)請求項2

修正方式之三(修正三)

(修正)請求項1:一種裝置,包含元件A、元件B、及元件C,其中元件B為b。
(刪除)請求項2
(新增)請求項3:如請求項1所述之裝置,其中元件B為b1。
(新增)請求項4:如請求項1所述之裝置,其中元件B為b2。
(新增)請求項5:如請求項1所述之裝置,其中元件B為b3。

其中,上述判例中成為爭執點的修正方式,是類似上述假設例中的「修正三」的方式,將請求項1中的元件B限定為下位概念b,並且另外針對元件B的下位概念b的不同態樣,新增了3個請求項。


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