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設計專利的申請歷史禁反言

2018-09-06 16:14北美智權報

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【蘇之勤╱北美智權專利工程研究組】

動物圍籠廠商ADVANTEK MARKETING (以下稱ADVANTEK)控告其前製造商SHANGHAI WALK-LONG TOOLS (以下稱WALK-LONG)販售的圍籠侵權,ADVANTEK宣稱可攜式寵物圍籠Pet Gazebo是其旗艦商品,且具有美國設計專利號No. D715006保護,其在2016年5月4日於加州地院控告WALK-LONG販售的圍籠Pet Companion侵權。

地院階段,WALK-LONG主張ADVANTEK在D’006專利的申請階段,因為審查員發出的限制審查,ADVANTEK回覆選組選了第一組(Group 1),也就是不含蓋子的設計(見圖1),WALK-LONG認為這樣的修正放棄了含蓋的請求項範圍,產生申請歷史禁反言。

圖1 D’006專利與被控侵權物 (圖片來源:CAFC)
圖1 D’006專利與被控侵權物 (圖片來源:CAFC)
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地院參考Pacific案,認為設計專利的申請歷史禁反言應依據:(1)是否有放棄(surrender);(2)該放棄是否是因為可專利性;以及(3)被控設計是否落在放棄的範圍內,由於被告WALK-LONG的圍籠具有蓋子,因此地院同意被告的說法,判定WALK-LONG因為ADVANTEK的申請歷史禁反言所以沒有侵權。

原告上訴至CAFC,針對Pacific案見解的第3點,強調WALK-LONG被控的設計並未落入任何ADVANTEK於申請階段意圖放棄的請求項範圍內。ADVANTEK爭辯其選組所選的設計是骨架結構設計,而無論是否具有蓋子,這個設計確實出現在被控設計中,且被控侵權的圍籠在運送、組裝、使用時都沒有蓋子,直到最後才把蓋子附加上去。另外ADVANTEK亦表示,申請歷史禁反言的要求並未成立,因為其選組是擴大了骨架設計防範侵權的能力,即不管該骨架是單獨使用或是與其他部分合併使用都在選組後擴大的範圍內。

圖2 D’006專利圖式 (圖片來源:CAFC)
圖2 D’006專利圖式 (圖片來源:CAFC)
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CAFC法官接受原告的論點,並引用三星與蘋果的設計專利訴訟判決,說明設計專利可以用於一件產品的一部件,而法院對於35 U.S.C. 171的解釋是設計專利是對於製造物品(article of manufacture)的裝飾設計,而製造物品之詞廣泛的足以包含售予消費者的產品以及該產品的部件,換句話說,被控侵權物只要一部份與設計專利相同,就是落入其範圍,並非以產品整體視之,所以WALK-LONG銷售的圍籠具有D’006專利所保護的骨架設計就屬侵權行為。

對於申請歷史禁反言的部分,CAFC法官也同意ADVANTEK的說法,其選組後去除了蓋子的限制,請求項範圍是擴大的,而申請歷史禁反言只有在修正時限縮請求項範圍才成立,所以並沒有申請歷史禁反言的問題。此外,因為前述理由,被控侵權物應是骨架設計,所以不管ADVANTEK申請時有無放棄請求項範圍,WALK-LONG的圍籠都沒有落入任何ADVANTEK於申請階段意圖放棄的請求項範圍。最後CAFC將地院的判決被撤銷並發回重審。

小結

本案的關鍵點有二,其一是被控侵權物從具有蓋子的產品變成不含蓋子的骨架,所以就算ADVANTEK的D’006專利被認定有需要判斷申請歷史禁反言,但不含蓋子的骨架(範圍大)也未落入含有蓋子的產品(範圍小)的請求項範圍,不存在禁反言之阻卻,其二是D’006專利雖然是產品某部件的實施例,但若該產品是多部件組成,侵權比對時某部件的設計專利可延伸至整個產品。


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