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什麼時候是電詢的最好時機?要先了解審查委員的顏色!

2018-08-13 08:59北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在北美智權報215期運用電詢好處多多 申請美國專利的你不可不知一文中,資深美國專利代理人張煊詳細解說了申請美國專利時運用電詢的好處及該注意的地方,而本刊期則是由LexisNexis IP智權解決方案亞洲區顧問黎邈律師以大數據的角度,來分析專利審查員的行為,從而擬訂出相對應的專利申請策略,包括如何掌握最好的時機進行電詢。

黎邈在由工業總會及LexisNexis IP 於7月26日舉行之「2018 LexisNexis 法律智權實務案例研討會」中,以「USPTO數據分析新發現:以審查員指數ETA精確研擬美國專利申請策略」為題發表演說,詳盡的分析了如何藉由USPTO數據來解讀專利審查員的行為,並建議該採取何種相對應之策略。

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在報告中,黎邈提出了一個關鍵詞「ETA(Examiner Time Allocation,即是審查員時間分配指數)」。不過,在說明什麼是ETA之前,要先了解一下美國專利審查員的產出及積分制度。

美國專利審查員的積分制度

USPTO利用一種「積分」制度來衝量每名審查員的工作效率,這種積分會影響審查員的獎金、工資及晉升等等。藉由完成不同的審查任務,審查員可以獲得不同的積分。審查任務包括需要具體操作的工作(例如審查意見通知書OA、審查委員答覆以及授權)和無需具體操作的工作(例如:繼續審查請求RCE及放棄)。圖1簡要概括了不同任務所獲得的積分數。

圖1. 美國專利審查員的積分制度 (資料來源:New Discovery on ...
圖1. 美國專利審查員的積分制度 (資料來源:New Discovery on Big Data: US Patent Filing Strategy by ETA & Trend on IPR & Litigation,LexisNexis IP智權解決方案亞洲區顧問黎邈律師簡報資料,2018年7月)
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黎邈笑說,審查員就好像在一個遊戲系統中,要從不同的路徑去獲得自己的積分,她指出有兩種典型的路徑:

第一種審查員就是透過前三行(紅框)的任務操作:他會不停的發OA,當他發出第一次OA之後,申請人提RCE;之後他再發non-final OA,然後申請人再一次RCE;然後他再發final OA……透過不斷的循環,將數字去累加,然後得到他的分數。黎邈表示第一種審查員很少授權,是比較苛刻的審查員。

至於另一種審查員會先發一個non final OA,這時候他可能覺得案子已經差不多,可以授權了,但這時候他不會立即授權,他會再等一下,再發一個final OA,等申請人遞交一個RCE之後,這樣子他不用特別做什麼就可以多獲得0.5分,在得到0.5分之後他再發一個allowance(授權),這樣子他又可以再得到0.5分。他就是這樣得到1.25 加0.25 + 0.5 +0.5分,然後再去做下一個案子。」

了解審查員的不同階段

黎邈表示除了了解美國專利審查員的積分制度外,也必須了解其職涯之路。

黎邈指出當一個審查員剛進去USPTO時他只是輔助審查員(Secondary Examiner),要等他做滿5年之後,他才有機會可以決定是不是可以成為主審查員 (Primary Examiner)。當他還是輔助審查員的時候,他是沒有能力獨立寫OA的,他所有OA都要經過上面的supervisor審核及簽字,所以輔助審查員一開始是相當小心謹慎的,不敢隨便授權。待他有了自信之後,才會開始授權。如果他進一步成為主審查員,便會相當獨立,不會再有人去看他寫的任何東西,而他也可以隨心所欲去做他想做的事情。

除了個別審查員的背景外,黎邈也將USPTO一些大數據作綜合分析,來作為擬訂申請策略的依據。 她指出,數據顯示每年授權超過50個專利的審查員的人數約占整個USPTO的10%,而這些審查員所授權的專利則占USPTO整年授權專利數量的44%。而另外有一部分卻是很少授權專利的,有接近20%的審查員每年授權專利少於5個 ,而這些審查員整年授權專利數占USPTO的年授權量不到1%。那就是說有10%的審查員授權了近一半的專利,但卻有20%的審查員幾乎不授權專利,黎邈強調:「所以你的專利申請遞交出去之後,最後會有什麼樣的命運,很大部分是取決在分到誰的手裡」。


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