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進步性審查應遵循三步審查原則

2018-08-13 08:59北美智權報

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【邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理】

專利審查官於審查進步性的過程中,在複數引證結合需要另一補強證據為佐證時,應加強如何由補強證據得到教示或建議,提供複數引證結合動機之論述;且需以發明整體而觀,不能割裂成各別技術去審查。

陳先生經營塑微型卡片代工製造生意,像是CF(Compact Flash)、SM(Smart Media)、MMC (Multi Media Card) 以及SD (Secure Digital Card)。在製造時,必備的重要零組件包括控制晶片、記憶晶片、電性連接導線、PCB板、及接觸之金手指,當然之後就是外殼…等等。

一般卡片係將各種元件放置於PCB板上,並以電性導線連接各元件,使之連線處理訊號。然後將上下塑膠外殼以高週波方式予以接合成為記憶卡。可是以此方式完成的記憶卡有缺點,那就是脆弱。稍微使力後,晶片以及導線便會折斷,使得記憶卡無法繼續使用。

陳先生知曉該問題後,便逐步尋找解決方案。他想到有一種塑膠材料,經過熱處理後,會產生硬化作用,以保護內部的元件,而要將此材料加以運用在記憶卡製造上,需要先融化熱固性塑膠材料,然後以射出成型方式完成卡片。這時候,微型記憶卡的製造方式也必須改進。經過實際的實驗,此微型記憶卡新的製造流程,再加上熱固射出成型技術,可成功產出防水以及耐摔功效的記憶卡。陳先生認為此製造方式未來應有不錯的商機,於是便提出臺灣專利申請。

在進入實體審查後,陳先生收到審查委員的初審審查意見通知書,認為申請的專利範圍不具有進步性,主要理由為熱固性塑膠的射出成型的發明內容,已經見於該技術相關文件中,此申請案僅是將該技術內容運用到微型記憶卡的製造中,並無進步性可言予以駁回。

依據臺灣專利審查基準第二篇第三章3.3進步性之審查原則有三,分別為「整體審查」、「結合比對」以及「逐項審查」。

整體審查係指,應以「申請專利之發明的整體(as a whole)為對象,不得僅針對個別或部分技術特徵,亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身,判斷該發明是否能被輕易完成。」

結合審查係指,「審查進步性時,得以(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合,或(2)一份引證文件中不同部分之技術內容的結合,或(3)引證文件中之技術內容與其他公開形式(已公開實施或已為公眾所知悉)之先前技術的技術內容之結合,或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合,或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合,判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。」

逐項審查係指,「應以每一請求項所載之發明的整體為對象,逐項作成審查意見,惟經審查認定獨立項具有進步性時,其附屬項當然具有進步性,得一併作成審查意見;但獨立項不具進步性時,其附屬項未必不具進步性,仍應分項作成審查意見。」

從前三項審查原則中,都可以發現一個重要點,那就是「發明的整體」。陳先生發明的整體係包括「記憶改進的製造方式」以及「熱固性塑膠射出成型包覆內部元件」的技術。審查委員卻只針對「熱固性塑膠射出成型」內容予以駁回,除未遵循「整體審查」之原則外,也未細究「申請發明內容是否是所屬記憶卡製造成型技術領域中,具有通常知識者,參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,是否能輕易完成申請專利之發明。」誠如105年度行專訴字第52號判決書七(三)5所述「綜上,衡酌引證1 、2 之技術領域關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及其是否有相互結合之教示或建議等考量因素,半導體封裝技術領域中具有通常知識者應無結合引證1及引證2之動機,且系爭專利藉由將天線或電感元件與晶片併為封裝,免於封裝後晶片再行外接天線或電感元件,而能達成縮減整體尺寸之功效,非引證1及引證2所及,故引證1及引證2之組合不足以證明系爭案請求項1 不具進步性。」

陳先生申請發明技術,在當時的具備微型記憶卡製造技術知識者,並未思及可以運用熱固塑膠射出成型完成微型記憶卡,除成本因素外,另因射出成型技術,需要高壓力量將液態塑膠予以加壓,在高壓情況下,微型記憶卡電性連接之金線非常容易斷裂,如何控制壓力就是一項特殊技術。再則為避免金線斷裂,微型記憶卡製造流程與方式也必須加以改進,更是當時微型記憶卡製造者,未能想到的改進方式。依循此思路提出答辯後,終於順利取得專利權。


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