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運用電詢好處多多 申請美國專利的你不可不知

2018-07-13 11:23北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

USPTO(美國專利商標局)的調查數據顯示,專利審查委員近年來花在面詢 (Interview) 的時間明顯大幅提升,在2008年的時候只有約80,000小時,但到了2016年財政年度已達220,000小時。由於每次面詢時間是有限制的,所以總體時間增加代表有更多專利申請人及案件選擇使用面詢服務。

面詢服務的使用量大幅提升因素很多,包括專利申請量增加、申請面詢的手續簡化……等等,都是因素之一。報導指出USPTO在最近幾年大大簡化了申請面詢的手續及處理面詢的方式。像在2015年9月推出的Automated Interview Request (AIR),就大幅減化了代理人、申請人與審查委員的手續,官方說法是只需2個工作天即可確認面談時間,效率大大提升。由於AIR是用視訊會議方式進行,因此USPTO甚至針對面詢者提供操作視訊的線上教育訓練,設想十分周到。

北美智權美國專利代理人張煊 (Eric Zhang)
北美智權美國專利代理人張煊 (Eric Zhang)
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USPTO指出,自從AIR於2015年9月正式上路以來,到2016年底為止,已有近6,000場面詢是透過AIR進行的。一般來說,專利申請人或是代理人都是透過電話與審查委員討論及安排面詢時間的,但有時候審委可能會錯過電話或是忘記回電,而利用AIR的最大好處就是可以將聯絡記錄歸檔,而且方便審委的上級主管監督面詢進度。

電詢對專利申請人好處多多

除了以上因素外,也越來越多專利申請人了解到面詢的好處,而這也是案件面詢數量快速提升的主因。

與專利審查委員面詢 (Interview)的方式有好幾種,包括本人面對面 (interview in person)、電詢 (Phone Interview)、及在網路上即時溝通 (online interview - written);而前幾年推出的AIR則是以網路視訊為主。由於美國幅員廣大,加上美國專利有不少國外申請人,所以在各種面詢方式中,又以電詢最為普遍。

說到電詢的好處,北美智權美國專利代理人張煊 (Eric Zhang)表示,USPTO提供電詢服務的目的,就是希望通過直接對話,增進申請人和審委之間的了解,以推動審理的進程。他指出,事實上通過電詢確實可以為申請人帶來很多助益,具體包括以下幾個方面:

(1) 可以大幅提升申請人和審委的溝通效率

在整個專利申請過程中,申請人和審委都要通過書面形式溝通,往往一個來回就要好幾個月的時間。另外,對申請人更不利的是,書面溝通難免會存在表達片面及理解錯誤的問題,再加上雙方對英語的掌握和文化差異等因素,很容易會造成大量的無效溝通。然而,透過電詢,一方在表達立場後,即可立即獲得對方的反饋,並及時加以解釋和補充;另一方面,如果一方有問題,也可以直接提問並立刻獲得答案,不必通過書面文字去分析猜測,大大的提升了溝通效率。 至於究竟什麼時間點適合提出電詢?張煊認為如果發生以下幾種情況,提出電詢會非常有效:

1-1:審委不理解(不懂)發明重點

雖然審委處理的案件都在其熟悉的領域,但卻不是完全精通。而且由於績效的壓力,審委已越來越依賴搜索引擎,很難花太多精力仔細研究申請人遞交的文件,因此無法正確領悟發明的原理和要件是可以理解的。此外,也有個別審委由於自身素質問題,也會存在看不懂說明書的情況。在這種情況下,通過電詢可以有針對性地教導審委,協助審委在很短的時間內正確理解發明的背景和意義,以及技術的重點。這樣才能建立起進一步溝通的基礎,對審委的工作也有較大的幫助。而且這種教導是主動性的,可以引導審委按照申請人的思路看問題。在實際操作中,審委在正確理解發明重點後,會更容易核准申請。

1-2:申請人不理解審委的觀點和意圖

審委在準備OA (Office Action)時,受到各種法律法規的限制,有時候很難全面表達他的觀點和意見;另一方面,申請人在閱讀時,也會產生誤解。如此一來,就會造成申請人在沒有正確全面掌握審委意見時,無法對症下藥,給出合適的回應的狀況,甚至只是一味地在權力範圍上做不必要的犧牲。舉一個較極端的案例:「如審委表示請求項中的一個用詞不合適,但申請人實在無法接受這個用詞造成權力要求過大的意見。在經電詢後才知道,審委是擔心這個用詞會造成權力要求過小,而申請人基於慣性思維,完全理解錯誤,差一點準備在答辯中繼續縮小權力範圍」。如果沒有經過電詢,誤解可能沒有機會化解!

1-3:申請人和審委無法達成共識

很多時候答辯階段是一個試錯的過程,申請人不斷縮小權力要求的範圍,直到審委認為足夠小為止,這往往要經過好幾輪的答辯。但在電詢中,可以同時提供幾個不同範圍的提案,一次性得到試錯的最後結果,節省很多時間。此外,電詢中也可以直接詢問審委的意見,很多審委為了加快進度,也樂於提供意見,使申請盡快被核准。


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