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Apple獲得5.33億美元的賠償金---美國法院再次確認設計專利的整體價值

2018-06-15 11:21北美智權報

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【葉雪美╱世新大學智慧財產權法律研究所兼任助理教授級專業技術人員】

儘管,律師、專利業界及技術人員認為工業設計只是產品外觀的裝飾元素,但顯然設計專利還是可以具有很大的價值。這裁決對於從事電子產品或其他產品的設計師是個好消息,這一場歷經7年的世紀專利戰爭也應暫時告一段落。

※本文摘錄自[Apple獲得5.33億美元的賠償金---美國最高法院再次確認設計專利的整體價值]

2017年11月6日,美國最高法院駁回Samsung的上訴,維持CAFC的判決,Samsung的產品侵害Apple的2項發明專利以及3項設計專利,包括黑色透明或半透明的顯示螢幕(如圖1左側所示)、外殼的弧形邊緣的環框(如圖1右側所示),以及顯示螢幕上的彩色圖形介面(如圖2所示)。不過,損害賠償的部分發回北加州聖荷西聯邦地方法院(簡稱地方法院)更審。2018年5月24日,地方法院判決Samsung侵害Apple專利,應賠償5.39億美元,其中2件發明專利判賠530萬美元,而3件設計專利則判賠5.33億美元。

圖1:Apple主張侵權的兩個電子裝置的外觀設計專利
圖1:Apple主張侵權的兩個電子裝置的外觀設計專利
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圖2:Apple主張侵權的介面與Samsung的圖形介面之比對
圖2:Apple主張侵權的介面與Samsung的圖形介面之比對
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損害賠償計算方式與爭議

2011年04月15日,Apple向地方法院對Samsung提起侵權訴訟(編號5-11-CV-01846-LHK),2012年8月24日陪審團認定,Samsung的多項產品侵害原告Apple的多項設計專利與發明專利,以及構成對Apple商品包裝(trade dress)的淡化(dilution),並計算出Samsung應支付Apple的損害賠償金額為10.5億美元。其中Samsung侵害Apple的3項設計專利需賠償3.99億美元。

2013年經過上訴,法院將賠償金額下調,Samsung雖已同意先支付部分賠償金5.48億美元,但不服上訴法院的裁決,而上訴至美國最高法院(簡稱最高法院),Samsung主張不應該以整個產品的總獲利為基礎來計算賠償金,請求對「工業產品」一詞的適當解釋。

2016年12月6日,最高法院全體一致同意,認為CAFC在裁決損害賠償引用錯誤的資料而撤銷CAFC的決定,發回更審。2017年2月7日,CAFC合議庭認為,最高法院發回更審的判決中將工業產品解釋為可包含侵權產品或其部分元件,如何認定何者是專利法第289條所謂的「工業產品(article of manufacture)」,因為一審法院對於整個案情及證據紀錄有較佳的了解,而發回原審的地方法院。

最高法院對於工業產品的解釋

在Samsung的上訴案件中,最高法院認為該案不涉及「總利潤」的問題,而是計算總利潤的「工業產品」一詞的含義。最高法院對於「工業產品」法律術語的寬廣解釋,主要是基於兩個字典的解釋,其中之一是J. Stormonth英語詞典的解釋,「物品只是一個特定的物件(a particular thing)」。另外一個是美國傳統詞典(American Heritage Dictionary),一個特定的事物或種類的元素;一個特定的物件或項目。而「製造」是指「用手工或機械將原料轉化成適合人類使用的製品」及「如此製造的產品」,特別是大量製造產品的行為,工藝或過程或以此製造的產品。最高法院認為:「工業產品」的解釋應寬廣道足以包括銷售給消費者的產品或是該產品的零組件。因而,最高法院拒絕CAFC對於「工業產品」是銷售給消費者之整個產品的狹義解釋。

設計專利損害賠償的DOJ測試

設計專利的侵害可以依據美國專利法第284條或第289條之規定請求損害賠償。第284條的規定適用於所有類型的專利,但第289條所提供的補救措施僅適用於設計專利。第289條規定,製造或銷售任何(已獲得專利的)設計或仿效設計的任何產品的製造商,應就其總利潤的範圍內承擔責任,但不得低於250美元。隨著多元件產品的發展越來越普遍,美國法院已經認識到,必須要正確定義「工業產品」的問題變得更加複雜和更加重要。

在Apple與Samsung的專利訴訟中,司法部(the Department of Justice,DOJ)作為法庭之友(amicus curiae),在意見摘要中提出的一項測試(簡稱為DOJ測試),這是為了專利法第289條之目的而確定工業產品的測試,可以檢視設計專利與整個產品及相關零組件之間的關係,這測試包含幾項客觀的考量因素:(1)設計專利的範圍(著重於圖式和設計說明)以及設計與整個產品的關係,(2)在整個產品中設計的相對突出,(3)設計在概念上是否與整個產品截然不同,(4)設計專利與產品其餘部分之間的物理關係,包括「設計是否屬於使用者或賣家可從整體產品中分離的組件」,以及「設計實施的零組件與產品其餘部分可分開製造,或者部件可單獨出售」。最高法院雖在意見中提及這個測試,然而,並沒有認可或批准這項測試。

儘管最高法院和CAFC都沒有提供關於進行確定工業產品測試的指示,但其他法院在相關案件中確實提供了一些指導原則。例如;加州南區聯邦地方法院在Columbia v. Seirus案件,以及威斯康辛州東區地方法院在Nordock v. Systems案件中都有考量及確定第289條規定中的相關工業產品。


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