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金融科技的進步性教示:強而有力的申復理由案例

2018-06-15 09:36北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

繼上刊期《金融科技專利核駁率高?TIPO審查官說清楚、講明白!》一文剖析了完如何克服金融科技專利的適格性之後,這次來談如何克服進步性。前期文章曾提到,在幾個常見的核駁理由中,「不符進步性」是最常見的理由,在50件被核駁的金融科技申請案中,有38件是被審查官用此理由給駁掉的,占比高達76%。為此,智慧局 (TIPO)專利二組科長暨專利審查官顏俊仁特別針對金融科技專利的進步性深入探討,並舉了一個提出「強而有力申復理由」的案例供申請人參考學習。

首先,先複習一下專利審查官是如何判斷一件專利申請是否具進步性的。顏俊仁指出有以下5個步驟:

步驟 1:確定申請專利之發明的範圍

步驟 2:確定相關先前技術所揭露之內容

步驟 3:確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準

步驟 4:確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異

步驟 5:該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識時,是否能輕易完成申請專利之發明。

簡單的說,就是先看申請案請求項的範圍,然後再看引證案的請求項範圍,繼而確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準,然後比對相關先前技術所揭露之內容間的差異,再看此差異是不是可以輕易完成(圖1)。所以要判斷的只是圖1中紅框地方的差異處,是否具通常知識者能輕易完成,而非本案全部請求項的範圍。

圖1. 發明專利進步性之判斷步驟 (資料來源:「我國金融科技專利審查實務及案例研...
圖1. 發明專利進步性之判斷步驟 (資料來源:「我國金融科技專利審查實務及案例研析」簡報,智慧局專利審查官顏俊仁)
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顏俊仁指出,進步性有2個重要的考量因素,分別是(1)否定進步性因素、及(2)肯定進步性因素。理論上,當然是肯定進步性因素越多,否定進步性因素越少,越容易被核准。

(1) 否定進步性因素:

在否定進步性因素的部分,顏俊仁表示如果申請案中有超過一個引證案;亦即複數引證,那就要看技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、以及引證之間是否有教示或建議。另外,可簡單變更也是否定進步性因素之一。他說:「當你的發明在寫完之後,如果發現差異只是所屬技術領域中具有通常知識者,利用先前技術即可輕易修飾、置換、省略、轉用的話,那就是符合簡單變更。或者是你的發明透過引證案可以簡單拼湊:例如有A、有B等不同元素,但A與B各自沒有產生交互的雙層效果,這就是單純拼湊」。簡言之,如能「簡單變更」或「單純拼湊」,即符合否定進步性的因素。

(2) 肯定進步性因素:

  1. 引證案中,好像有反向教示。例如明明引證A,卻表示不應該使用A
  2. 有利功效:例如要儲存,用隨身碟或是硬碟儲存,看起來都一樣,會達到相同的技術功效,可是你的發明是不是可以達到比一般硬碟儲存更高的功效?顏俊仁指出這部分可以透過原本說明書的論述、或是在修正之後、或是申復的論述,都可以提供審查官當參考。
  3. 輔助性判斷因素,例如:
    • 發明具有無法預期之功效
    • 發明解決長期存在的問題
    • 發明克服技術偏見
    • 發明獲得商業上的成功


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