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美國專利衡平禁反言中的誤導行為:2018年Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案

2018-06-14 11:45北美智權報

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【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國專利法中有所謂的「衡平禁反言」(equitable estoppel),相當於我國的誠實信用原則。如果專利權人長期不對潛在侵權人提告,且有某些誤導行為,讓潛在侵權人信賴專利權人不欲行使其專利權,卻在多年後突然提起訴訟,損害潛在侵權人的信賴,則法院將禁止專利權人提告。2018年的加州中區地區法院的Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案,就是這種衡平禁反言的典型訴訟。以下介紹這則判決。

本案的專利權人是Akeso,其擁有美國專利號第6,500,450號專利(簡稱’450號專利),該專利乃是用於治療偏頭痛的藥物組合物,其發明人則為Akeso創辦人之一的Hendrix先生。Akeso自己販賣一款實施該專利的藥,名為MigreLief®。被告Designs for Health公司(簡稱DFH),則製造銷售一款名為Migranol的治療偏頭痛的藥。原告於2016年於加州中區地區法院向被告起訴,指控被告藥物侵害其專利。

長達十年沒有提告

在十年前,2006年4月18日,發明人Hendrix的律師寄信給被告DFH,告知其為 ’450號專利的發明人,並宣稱Migranol藥與其專利組合物的成分「近似」,希望DFH停止製造與散布Migranol藥,並銷毀所有庫存,回收所有Migranol藥,並在2006年5月1日前以書面回報是否完成上述要求之行為。

2006年4月27日,DFH律師回信,為了做更完整的侵害分析,並與客戶討論,所以他們需要更多時間,才能夠回覆上述要求。DFH的律師還說,我們最慢會在2006年5月12日前與你聯繫,並附上聯絡方式,供發明人與其聯繫。但自此之後,原被告雙方就沒有再有任何聯繫,直到原告於2016年10月18日於法院起訴侵權。

被告DFH於2018年3月19日提出一動議,認為本案因為原告超過十年沒有起訴,符合美國專利法中所謂的衡平禁反言(equitably estoppel)原則,應該直接駁回其訴,而無庸進入實體審查。

衡平禁反言三要件

地區法院指出,要構成衡平禁反言以阻止專利權人起訴,必須證明三個要件:

  1. 專利權人透過誤導行為或沈默(misleading conduct or silence),讓被控侵權人合理的推論,專利權人並沒有想對侵權人實施其專利。
  2. 被控侵權人信賴該行為。
  3. 如果允許專利權人進行請求,被控侵權人將受到實質損害(materially prejudiced)。

而所謂的誤導行為,乃指被控侵權人知道該專利權人或專利之存在,且知道或可以合理推論,專利權人已經得知該系爭侵權行為一段時間。至於沈默行為是否算是誤導,根據以前的判決先例,必須存在某些其他的因素,讓該沈默足以達到惡意的程度(bad faith)被認為是誤導。其中一種被認定屬誤導性沈默的是,專利權人曾經威脅要立即或積極行使其專利權,但在一段過長不合理的期間,卻沒有任何作為。而法院在判決專利權人是否會因為衡平禁反言而被駁回其訴時,必須考量所有與衡平有關的證據。

警告信後十年都沒有起訴,構成了誤導行為

本案雙方並沒有爭執,Akeso公司或發明人Hendrix先生並沒有採取任何積極作為,構成誤導DFH公司的行為。因此,本案的問題在於,在Hendrix先生寄送警告信後,長達十年不起訴,這樣的不作為,是否符合誤導行為,而構成衡平禁反言?

在1992年聯邦巡迴上訴法院的Hemstreet v. Computer Entry Sys. Corp.案中,原告曾於1983年寄信給被告,內容為:(1)提議協商授權契約;(2)提到其他訴訟和被授權者;(3)提到目前正在對被告相同產業的其他成員進行訴訟;(4)要求被告研究完專利後與原告聯繫。被告回信說會研究專利,並將與原告聯繫。被告並要求提供關於授權的進一步資訊,原告也提供了。但此後沒有任何的聯繫,直到1989年,原告與被告聯繫,提出授權協議。

聯邦巡迴法院認為,該案中,六年的沈默並不算是誤導,因為授權的談判仍在持續進行中,且雙方並沒有處於對立地位,因此原告並沒有理由要被告立即回應[。法院認為,當聯繫停頓時,應該是被告要與原告聯繫,原告沒有義務與被告聯繫。因此,任何不作為的責任應該歸屬於被告,而非原告。


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