親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
English OK
北美智權報
獨家報導
能力雜誌
數位時代
會計研究月刊
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

不斷更新/清晨國五塞翻 中午國一國三中、南部都有瓶頸

陸廣電總局擬推新規:港澳台藝人 禁主持節目

改弦更張:USPTO預告修正專利複審程序之解釋申請專利範圍標準

2018-06-14 11:45北美智權報

分享
【李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者】

美國專利商標局(USPTO)於2018年05月09日預告修正「專利審判及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)在專利複審程序中審理申請專利範圍解釋的標準(claim construction standard),以達PTAB解釋申請專利範圍的結果與聯邦法院和美國國際貿易委員會(ITC)結果一致,並增進司法效率的目的。該預告包含(1)將把PTAB目前在專利複審程序解釋「尚未失效」和「請求更正」專利之專利申請範圍的「最寬廣合理解釋」(Broadest Reasonable Interpretation,BRI)標準,修正為與聯邦法院和審理有關專利有效性爭議時的標準一致;(2)增修規定在各項專利複審程序,PTAB應考量任何已經民事訴訟或ITC 337條款審判程序所建立之申請專利範圍解釋的決定。此係自2016年後USPTO再次針對專利復審程序的重大變革,對其專利有效性爭議之審理和解決與司法審查之歧異有重大影響,故為文討論。

表1. 「目前規定」與「預告修正」 之條文對比

目前規定之條文

預告修正後之條文

目前三種在PTAB審判庭審理的專利複審程序中解釋專利申請範圍的標準分別規定於美國《聯邦規則彙編》§§ 37 C.F.R.42.100(b)、42.200(b)和42.300(b),其前段係2012年首次發布時即規定「所有在最終書面決定(final written decision,詳如下述)公布前尚未失效的專利請求項,皆應基於說明書之敘述給予其最寬廣的解釋。」;後段則為2016年新增「若證明專利將於申請專利複審程序之日起18個月內失效者,該程序申請人得請求PTAB採以聯邦法院解釋申請專利範圍的標準。該請求應於程序申請之日30日內提出。

預告修正前段為「在程序中,一專利請求項或依規則第42.121條提出更正專利項者,應與民事訴訟中以美國專利法第282條第b項所提出之無效抗辯使用同一解釋申請專利範圍的標準,包含以所屬技術領域中具有通常知識者所瞭解之通常且慣用意義,並考慮其申請專利歷史。」;刪除原後段並增修為「任何已在民事訴訟或是ITC 337條款審判程序中判定的申請專利範圍解釋,於複審程序中均將予以考量。

美國專利複審制度簡介

2011年,美國國會以《Leahy-Smith美國發明法案》(簡稱AIA)於USPTO行政體系下創設三種複審的審理制度,以期在民事訴訟外,建立一套費用較為低廉且時程更為迅速,用以挑戰專利有效性的行政程序體系,作為法院訴訟的替代方案,包含「多方複審」(Inter Partes Review,IPR)、「領證後複審」(Post Grant Review,PGR)和「商業方法專利複審」(Covered Business Method Patent Review,CBM)等。基於申請時點的限制,PGR被認為類似台灣現已廢除之異議制度,IPR與CBM則類似台灣之舉發制度,然其中CBM僅得就商業方法專利提出且設有落日條款,故具有過渡(transitional)性質。

前述三種複審制度都具備下列幾個特色,包含:

  1. 由USPTO轄下PTAB進行審查並做出決定(decision)。
  2. 由單方「審查」(examination)性質轉偏向有兩造對審的「審判」(trial)性質
  3. 從立案(institution)到最終書面決定(final written decision)須於12個月內完成,若包含前置流程,自申請人提出申請至PTAB作出決定的審理期間大約為18個月,而PTAB可在合理情況下再延長6個月的審理期限。
  4. 對PTAB決定不服者,應直接上訴於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

若論三種複審制度於審查專利有效性,與美國聯邦法院審理專利無效「確認之訴」(declaratory judgment action)和專利侵權訴訟中「有效性抗辯」(invalidity of the patent)等訴訟中專利有效性爭議審理之不同,則主要有 (1) 「舉證責任」(burden of proof);與(2)「申請專利範圍解釋」(claim construction)兩大相異處。因此造成相較被控侵權人在美國聯邦法院的專利有效性爭議,申請人在PTAB更容易成功挑戰專利為無效。


【詳細內容請見《北美智權報》213期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報,內容涵蓋:熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章,可幫助業者在充滿競爭的市場中,高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

熱門文章

貿易戰引爆「逃離中國潮」 台灣一線大廠往哪裡跑?

2018-09-18 11:25

張天欽東廠說 選情效應溢出新北市

2018-09-19 16:47

市場改建案 柯P、吳音寧到底在吵什麼?

2018-09-20 10:28

67歲王文潮 10年苦練變型男

2018-09-21 11:34

月薪3萬自提6% 每月退休金多領近一萬...為何台灣自提率偏低?

2018-09-20 10:49

幕僚也能出頭天!沒有明星光環 他們如何翻身?

2018-09-18 08:40

台灣8成勞工有退休焦慮!「澳州超級年金」給台灣勞退平台的一堂課

2018-09-20 10:55

台商成老共人質 姚人多最近比較煩

2018-09-19 16:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top