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專家提5問「是誰把駕駛推入高風險的火坑?」

台灣企業要申請PCT,該選USPTO還是SIPO?

2018-05-18 14:26北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

日前,專利師公會於新竹舉辦了《企業智權管理實務交流會》,以大數據時代的全球專利布局為主軸,邀請了免疫功坊的專利師滕沛倫及德高行科技有限公司副總經理車慧中,分別就「專利連結對於全球布局政策的影響」及「中國PCT申請」兩大主題,從策略及實務面,和與會者分享他們寶貴的經驗。由於最近PCT的話題比較熱門,所以本刊期先就此一議題探討。

以PCT(專利合作條約,Patent Cooperation Treaty)作為申請多國專利的途徑是相當常見的專利佈局策略,北美智權報早在5年就已經有系列報導(簡化又經濟 - PCT是啥東西?PCT與巴黎公約及EPC間之關係PCT申請與進入國家階段申請策略),故在此不會針對PCT國際申請之基本流程及作業作詳細介紹。

運用PCT途徑申請多國專利的好處

因為專利是屬地主義,所以如果要擴展海外市場,申請國外專利是不可或缺的配套措施。如果只是針對海外某一特定國家申請外國專利,那可以先申請台灣專利,然後以台灣案為母案,再於其他WTO會員國以台灣申請案作為優先權基礎案(中國大陸除外);此外,當然也可以直接向希望獲得專利的國家提出申請,卻不主張優先權。不過,如果考慮在海外申請多國專利的話,採取PCT途徑應該是最佳的選擇。

車慧中在報告中分享了PCT申請的諸多好處,有一些好處應該已熟為人知,像是巴黎公約僅有12個月優先權期限,而PCT申請則有30個月,有足夠時間可充分評估產品潛力與海外市場潛力。特別是在現今科技發展推陳出新,很多時候今天在市場上叱吒風雲的產品,明天就已經改朝換代了。所以車慧中建議,在提出PCT申請,進入國際階段取得國際申請日後,先不要急著進入國家階段,應利用較長的優先權期限去觀察產品及市場,再決定要不要繼續申請專利,或是選擇進入那些國家。

除了實務上的好處外,其實PCT申請也會有一些「行銷」效果。車慧中表示,PCT申請有時候可以顯示企業有強烈的海外發展企圖心,對爭取訂單與合作機會也許會有一點助益,尤其合作方是美、中、日、德、韓廠商。事實上,有些廠商的PCT申請只是進入了國際階段,也會在宣傳單上打上「多國專利申請中」,雖然有點誇張但也是不能說是虛假。

台灣申請人如何進入PCT國際階段?

其實,在進入國際階段的過程時,申請人有一個很重要的問題必須思考,那就是要選擇那一個專利局為受理局?截至2018年5月15日為止,PCT共有152個締約國(最新數據可查看:http://www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html),任何PCT締約國的國民,皆可以該成員國之專利主管機關為 PCT 申請的受理局,或者直接向 WIPO 國際局提交國際階段申請。然而,台灣並不是PCT締約國,而台灣智慧局(TIPO)也無法受理 PCT 申請案,因此,台灣申請人必須選擇從別的PCT締約國遞交。

在實務操作上,如果申請案中其中一個發明人或申請人具有外國國籍,或是申請人在其他國家設有公司,而該國為 PCT之會員國,那申請人即可直接向該國之專利主管機關提交國際申請案。如果以上條件都不符合,那申請人便要選擇成為任一PCT締約國之國民或是在任一締約國設立公司。像前面提到的某部長PCT申請案,便是在美國成立公司,再向USPTO提出PCT申請的。

至於成為任一PCT締約國之國民又是什麼一回事?事實上,目前最常見的申請方式是台灣申請人透過中國國家知識產權局(SIPO)提出 PCT 國際階段申請案,不過,由於各會員國的主管機關只能受理其國民或居民提出之PCT申請,因此申請人之國籍必須填寫為「中國台灣」。不過,如果台灣申請人在中國設有分公司,然後以中國分公司名義申請,則申請人之國籍便為「中國」。

圖1是2017年中國各地區之PCT申請量,這是國家知識產權局規劃發展司所作的統計,因此「中國台灣」也排名其中,名列第10,共522件。第9名是香港,大家可能會覺得奇怪,為什麼澳門不在其中?其實在WIPO的PCT締約國列表之下便有2點跟中國有關的註明,分別是(1)自1997年7月1日起也適用於中國香港;(2)不適用於中國澳門。至於台灣部分則是完全沒有提及(http://www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html)。

圖1. 2017年中國各地區之PCT申請量 (單位: 件) (資料來源:中國專...
圖1. 2017年中國各地區之PCT申請量 (單位: 件) (資料來源:中國專利簡要數據2017;國家知識產權局規劃發展司,2018年3月)
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