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淺談日本專利訂正審判中一群請求項的判斷及處理方式

2018-04-09 08:42北美智權報

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【吾思/資深專利工作者】

在日本,專利權人於發明專利核准後,可以提出訂正審判請求。在提出訂正審判請求時,須於訂正審判請求書的請求主旨中指定要以「專利權整體」或者「個別請求項」作為訂正請求單位。特許廳審判部於後續的審理中,即以專利權人所指定的請求單位為基礎,判斷是否准予訂正。依據訂正前的引用關係,當某一請求項之訂正內容實質上會影響其他請求項的保護範圍時,被訂正的請求項本身以及受到訂正內容影響的其他請求項會形成所謂的「一群之請求項」,而專利權人在提出「訂正審判」時應以該一群之請求項為訂正請求單位。在此情況下,審判也是基於該一群之請求項的整體做成審決。

在訂正審判中正確判斷「一群之請求項」是很重要的。這不但關係到訂正規費的計算,還影響到各個請求項之訂正審決的准否以及審決確定的時間等。以下,依據日本的專利相關法規,說明在提出訂正審判請求時,對於「一群請求項」的判斷及處理方式。

一、「一群請求項」的判斷原則

日本訂正審判中所謂的「一群請求項」,是以個別請求項為單位提出訂正時,在特定狀況下必須採用的訂正請求單位;若是訂正請求時採用專利權整體為單位,則沒有必要指定「一群請求項」作為訂正請求單位。

依據訂正前的引用關係,當某一請求項之訂正內容實質上會影響其他請求項的保護範圍時,被訂正的請求項本身以及受到訂正內容影響的其他請求項會形成所謂的「一群請求項」,而專利權人在提出「訂正審判」時應以該一群請求項為訂正請求單位。在這裡,所謂的「受到訂正內容影響的其他請求項」,通常是指引用了被訂正請求項技術內容的其他請求項。而且,上述的引用關係,不僅包含依附於被訂正請求項的附屬項,還包含了以引用記載形式撰寫的其他獨立項。

在判斷「一群請求項」時,首先要先弄清楚實際上被訂正的請求項是哪一項,然後,依據訂正前的引用關係,找出直接或間接引用被訂正請求項的項次。此時,所謂的「一群請求項」包含了被訂正的請求項本身,以及直接或間接引用被訂正請求項技術內容的所有請求項。日本的專利實務中,依附於多個項次的多項附屬請求項頗為常見,對於此種較為複雜的引用關係,在判斷一群請求項的時候要特別小心。

以下,以具有依附關係的請求項為例,說明判斷「一群請求項」的方式。至於「一群請求項」涉及以引用記載形式撰寫之其他獨立項的情況,其判斷原則相同,讀者可以自行類推適用。

二、「一群請求項」的判斷例

假設,訂正前的申請專利範圍包含以下5個請求項:

(請求項1)一種裝置,其包括A。

(請求項2)如請求項1所述之裝置,更包括B。

(請求項3)如請求項1所述之裝置,更包括C。

(請求項4)如請求項2或3所述之裝置,更包括D。

<訂正例1>

若專利權人針對請求項1提出訂正,欲將A訂正為A’,此時,雖然其他請求項的記載並未訂正,但由於請求項2~4都直接或間接引用了請求項1,因此請求項2~4的內容都受到請求項1訂正內容的連動(參見下表),因此請求項2~4連同被訂正的請求項1構成了「一群請求項」,專利權人必須以請求項1~4構成的一群請求項作為訂正請求單位,並繳交對應的訂正規費。

<訂正例2>

若專利權人針對請求項2提出訂正,欲將B訂正為B’,此時,雖然其他請求項的記載並未訂正,但由於請求項4直接引用了請求項1,因此請求項4的內容受到請求項2訂正內容的連動(參見下表),故請求項4連同被訂正的請求項2構成了「一群請求項」,專利權人必須以請求項2及4構成的一群請求項作為訂正請求單位,並繳交對應的訂正規費。

<訂正例3>

若專利權人針對請求項2提出訂正,欲將B訂正為B’,同時針對請求項3提出訂正,欲將C訂正為C’,此時,雖然請求項1及4的記載並未訂正,但由於請求項4為多項附屬項,直接引用了請求項2或3,因此請求項4的內容受到請求項2及3訂正內容的連動。

此時,請求項4與2形成一個群組,請求項4與3形成另一個群組。但這兩個請求項群組包含的請求項有重疊(均包含請求項4),若將此兩個請求項群組分別視為兩個獨立的訂正請求單位,將有可能造成矛盾難解的結果。例如,當請求項2的訂正符合專利法規範而應該准予訂正,而請求項3的訂正不符合專利法規範而不應該准予訂正時,由於請求項4中既引用了請求項2又引用了請求項3,因此若請求項2及請求項3一個准予訂正另一個不准予訂正時,將使得請求項4的內容解讀變得困難。因此,必須將請求項4連同被訂正的請求項2及3構成同一個「一群請求項」(而非2個群組),以此「一群請求項」為單位請求訂正審判。


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