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USPTO翻新MPEP 2000揭露義務章節

2018-03-08 12:05北美智權報

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【黃蘭閔/北美智權法規研究組】

USPTO公告修訂MPEP,其中有關申請人及專利所有權人的揭露義務的MPEP 2000章節,此次一併翻新,除討論AIA修法對揭露義務的影響,亦摘錄近年重要判例教示,頗具參考價值。

USPTO在2018年1月底公告修訂MPEP,寫入截至2017年8月已生效的各項調整。依USPTO發布的新聞快訊,包括200、700-1000、1200、1400、1500、1800、2000-2300、2500、2700等章節,都有實質更新。其中,MPEP 2000著重討論申請人及專利所有權人的揭露義務,MPEP自2004年以來約有十次大小修訂,但這個章節基本未作更動,一直到今年才跟著翻新,除反映AIA修法衍生的變化,也一併寫入近年相關新出判例的教示。

根據37 CFR 1.56及1.555條文,美國專利申請案及單方再審查案(ex parte reexamination)審查期間,申請人及專利所有權人負有誠實應對義務,需揭露與所請發明或專利範圍可專利性實質相關的資訊。若違反這項義務,USPTO可拒予專利,即使取得專利、即使其專利範圍通過專利三性檢驗,只要被認定於申請或再審查過程涉及詐欺或有不正行為(inequitable conduct),整件專利都將無法行使其專利權(unenforceable)。

簡言之,違反揭露義務,後果可能十分嚴重。所以USPTO在MPEP 2000羅列揭露義務基本定義,說明呈報義務人、揭露時限、應呈報內容、官方政策及處理實務等訊息,對申請人及專利所有權人很有參考價值。

先談此次翻新和AIA有關的部分。過去十餘年間,AIA可說是美國專利領域最重大的修法事件,AIA生效後導入多項PTAB公告後審理程序及文件,此次USPTO也順帶在MPEP 2000多處新增相關討論。不過申請人和專利所有權人負有誠實善意義務,此一基礎原則未隨AIA修法而變更,USPTO特別在MPEP 2000.01提醒:視個案情況,揭露義務可能包括案卷實質錯誤訊息的更正,過去若要更正專利發明人之類的錯誤,須符合錯誤產生原因無欺騙故意的前提,而AIA新法生效後,雖毋須討論錯誤產生原因,但不表示申請人或專利所有權人不用再以誠實善意與USPTO應對。

就錯誤訊息的更正再具體延伸,發明人錯誤更正,應依37 CFR 1.48條文辦理增刪,而其他類型錯誤的更正方式,USPTO引用Intellect Wireless v. HTC案教示,另於MPEP 2011新增說明:發現申請案內容或申請過程有錯誤或不完全的表述,未知會官方不實表述或有誤導之虞處,即逕自悄悄補進正確事實歸檔,並非適當的更正方式。遇有這種情況,應為更正此一問題單獨去函,向USPTO表明有錯誤存在,明示錯誤處,並加以更正。

除2013年的Intellect Wireless v. HTC案,包括2014年的Apotex v. UCB、2015年的Regeneron Pharm v. Merus及Hyatt v. USPTO、2016年的TransWeb v. 3M,其相關教示也都收錄在最新版的MPEP 2000裡。不過,若論過去十數年美國最重要的揭露義務相關判例,或許當推2011年的Therasense案Fed. Cir.聯席審理(en banc)判決。

根據Therasense案Fed. Cir.聯席審理判決,需同時滿足欺騙意圖、實質關聯性(materiality)兩項要件,才會構成不正行為。且除非涉及積極的重大不法行為(affirmative egregious misconduct),實質關聯性要件採but-for標準認定,譬如,專利申請期間未向USPTO呈報一先前技術文獻,倘若USPTO事前獲悉存在這份文獻,依其最廣義合理解釋審查概念,根本不會核准該專利某一專利範圍,那麼,這份文獻即符合but-for標準,具實質關聯性。

這項判決發布後,USPTO兩次公告37 CFR修法提案,希望按其判決原則修訂37 CFR 1.56及1.555條文,以改採but-for標準判斷相關資訊是否具實質關聯性,只不過,到目前為止,USPTO還沒有發布正式修法公告,也因此,USPTO與法院體系實際上採取不同的實質關聯性判斷標準,針對這項差異,USPTO此番修訂MPEP,也在MPEP 2000.01增加相關說明。

此外,美國專利程序的IDS作業,向以呈報專利文獻之類的先前技術文獻訊息為大宗,但應呈報的實質關聯性訊息,其實不限於先前技術文獻,詳情可見MPEP 2001.06以下(a)至(d)各節說明。其中在MPEP 2001.06(b)該節,亦即有關共同繫屬(copending)於USPTO程序的關聯案資訊,此次改版,USPTO建議,若有關聯案(1)揭露類似發明,且(2)至少有一位重疊發明人或為同一受讓人所有,則無論該關聯案是否仍繫屬於USPTO程序或已廢案,都應考慮向USPTO呈報。

不過一訊息是否具實質關聯性,不同人可能作成不同判斷,因此USPTO仍於MPEP 2004建議:倘若不確定一訊息是否具實質關聯性,保險起見,最好還是呈報予USPTO交審查委員判斷。即使認定一訊息不具實質關聯性、毋須呈報,申請人或專利所有權人應考慮記錄作此判斷的原因,萬一日後發現判斷錯誤,這份記錄或許有助證明錯誤判斷不涉欺騙意圖,無關詐欺、非屬不正行為。


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