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日本的訂正審判

2018-03-08 10:42北美智權報

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【吾思/資深專利工作者】

在日本,發明專利經核准後的修改稱之為訂正。原則上,專利權人提出請求項的訂正時,可以選擇訂正的請求單位,而在訂正審判中的審理,即依據專利權人所選擇的訂正之請求單位為之。亦即,專利權人可以就專利權整體提出訂正,此時後續的審理係以專利權整體做為准否訂正之基本單位;專利權人也可以就個別請求項提出訂正,此時後續的審理係以個別的請求項為基本單位做成審決。

針對個別請求項項提出訂正請求時,後續將經過逐項審查而逐項審定,比較不會發生如台灣的專利更正審查因全案審定而導致「一損俱損」之情事。但是,由於申請專利範圍各請求項間並非完全獨立無關,當專利權人以個別請求項為單位提出訂正時,相關的程序相對複雜,值得大家多加留意。

以下,依據日本的專利相關法規,簡要說明在提出訂正審判請求時,對於訂正的請求單位之選擇以及注意事項。

一、首先應注意於無效審判或異議階段所為之「訂正請求」較無法自由選擇訂正的請求單位

日本的訂正審判是專利權人主動就其專利說明書、圖式或請求項提出訂正;而在無效審判或異議階段之訂正請求,則是伴隨無效審判或異議時,專利權人為維護其專利之有效性所為之防禦性手段,在日本專利相關法規中稱之「訂正請求」。

訂正審判與訂正請求就其動機或性質上有所不同。由於無效審判或異議階段之訂正請求係專利權人因應無效請求或異議所做出的防禦性訂正,其訂正的內容對應於無效請求或異議的爭點,並攸關於無效請求或異議之審決結果。當無效請求或異議是針對個別請求項提出時,通常專利權人只能選擇針對個別請求項提出訂正請求,故在訂正請求程序中關於訂正的請求單位之選擇,專利權人並無太大的自由空間。

因此,本文關於訂正的請求單位之選擇及注意事項的內容,主要係針對專利權人獨立提出「訂正審判」時之相關說明,並不宜刻板地逕行適用於「訂正請求」。

二、訂正審判程序中的訂正請求單位

在日本,針對說明書、申請專利範圍、或圖式提出訂正審判請求時,須於訂正審判請求書的請求主旨中記載訂正請求單位,特許廳審判部對於訂正審判之准否係依該請求單位為基礎而做成的,而訂正請求單位可分成以下兩種:

(一)專利權整體為單位之訂正:顧名思義係以申請專利範圍之全部請求項為單位提起訂正審判之請求,提起時於請求主旨中可以如「請求准予將專利第○○○號之說明書、申請專利範圍(、及必要圖式),依本次審判請求所附說明書、申請專利範圍(、及必要圖式)之內容訂正的審判」之記載方式表示係針對專利權整體進行訂正,審判官審查時若發現任一個請求項有不符合訂正相關規定時,即會做成專利權整體不准訂正之審決(即前述之「一損俱損」的情況)。

(二)個別請求項為單位提出訂正:係以申請專利範圍之個別請求項為單位提起訂正審判之請求,提起時於(訂正審判請求書之)請求主旨中可以如「請求准予將專利第○○○號之說明書、申請專利範圍(、及必要圖式),依本次審判請求所附說明書、申請專利範圍(、及必要圖式)之內容訂正請求項W、X、Y的審判」之記載方式表示係針對請求項W、X、Y個別進行訂正,審判官審查時會針對各請求項分別做出准否訂正之審決,不會因某一請求項之差而全盤皆墨,但須注意的是若針對某個請求項同時主張2個以上之訂正事項(即訂正目的,如申請專利範圍之減縮、解消請求項間之引用關係等)時,如有任何一訂正事項不符訂正之相關規定,則仍不准該請求項之訂正,因為係以個別請求項為單位進行審查,而非以訂正事項為單位進行審查。


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