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中國大陸關於專利權在無效宣告程序中進行修正之相關規定

2018-01-11 15:49北美智權報

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【吾思/資深專利工作者】

依據我國專利法第67條第1項之規定,發明專利經核准後,得就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等四種事項,向專利專責機關申請更正。不過,專利權人依據前述事項進行更正後,可能會造成專利權範圍變動。因此,基於公眾利益與專利權人利益之衡平,臺灣專利法第67條中第2、3及4項規定,進行前述事項之更正時,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,以外文本提出者其誤譯之訂正時不得超出申請時外文本所揭露之範圍,且不論是何種事項的更正,均不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

前言

我國智慧財產局於2016年12月27日公告修正「專利審查基準第二篇第九章更正」,並自2017年1月1日生效。在新版的審查基準中,放寬了「更正事項」之態樣,同時,判斷更正是否造成實質變更時,改以「發明目的」實質判斷。新版的審查基準,使得專利權利人在取得專利權後進行更正時,擁有更大的彈性與自由度,進而有助於專利權人保有其專利權。

無獨有偶地,中國大陸也於去年放寬了專利權在無效宣告程序中進行修正的相關規定(中國大陸的無效宣告請求類似於臺灣的舉發,而本文所述之中國大陸專利核准後的修改,即相當於臺灣的更正)。不過,即使中國大陸的更正規定已有所放寬,仍然較台灣的規定嚴格許多,且有很多細節與台灣相異,值得大家多加留意。

以下,謹就專利提出更正的時間與內容之限制,簡要說明中國大陸的更正規定,並從更正規定的角度出發,提出專利申請文件的撰寫建議。

一、關於專利提出更正的時間限制(更正時機規定)

(一)在中國大陸,外觀設計專利在取得專利權後即無法再修改(也就是中國大陸的外觀設計專利並沒有對應於臺灣的更正制度),僅發明與新型專利能在取得專利權後提出修改,但發明或新型專利申請案經核准取得專利後,僅能在無效宣告程序(對應於臺灣的舉發程序)中進行修改,專利權人不能主動提出修改。

(二)相對於此,在臺灣,不論是發明專利、新型專利、還是設計專利,專利申請案於取得專利權後,專利權人可以主動申請更正,當專利案經他人提起舉發時,專利權人亦可於提出舉發答辯時申請更正。

二、關於專利提出更正的內容限制

(一)中國大陸專利法第69條第2款規定:「發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖,外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明」。依據上述法條,對於發明與新型專利,專利權人僅能針對權利要求書(等同於臺灣的申請專利範圍)進行修改,而無法修改說明書或圖式;外觀設計專利並沒有像發明或新型專利那樣的請求項,專利權人在取得外觀設計的專利權後,無法修改包括說明書和圖式在內的專利文件。

2017年3月初,中國大陸的國家智慧財產權局對外發佈了第74號令:《國家智慧財產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定》,並已自同年4月1日起施行。

修改前《專利審查指南》規定,在無效程序中的權利要求書的修改只能有三種方式,包括:權利要求的刪除、技術方案的刪除和權利要求的合併。這三種修改方式並不涉及單個技術特徵的修改,而是著眼於技術方案的刪除或調整。換句話說,修改前《專利審查指南》實質上是將權利要求修改的最小單位限定為技術方案,專利權利人可以修改技術方案,但不能修改其中的單個技術特徵。

修訂後的《專利審查指南》,保留了權利要求的刪除和技術方案的刪除兩種修改方式,另外新增了「權利要求的進一步限定」和「明顯錯誤的修正」兩種修改方式。

其一:關於明顯錯誤,在《專利審查指南》修改之前,在專利核准後的無效程序中是不能修改的,只可以在專利核准前的申請階段中進行。

修訂後的〈專利審查指南〉記載的「明顯錯誤的修正」,則給予專利權人在獲取專利權之後仍有修改明顯錯誤的機會,從而在無效程序中治癒誤繕等問題。

在初步審查階段,「明顯錯誤」在《專利審查指南》第一部分第二章第8節定義為: 所謂明顯錯誤,是指不正確的內容可以從原說明書、權利要求書的上下文中清楚地判斷出來,沒有作其他解釋或者修改的可能。在該部分指出,申請人可以對明顯錯誤進行更正,審查員也可以依職權進行修改。

在實質審查階段,在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.2節指出:申請人可以修改由所屬技術領域的技術人員能夠識別出的明顯錯誤,即語法錯誤、文字錯誤和列印錯誤。對這些錯誤的修改必須是所屬技術領域的技術人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案。審查員也可以對明顯錯誤的修改依職權進行。修訂後的《專利審查指南》記載的「明顯錯誤的修正」類似於臺灣更正規定中的「誤記之訂正」事項。

其二:所謂的「權利要求的進一步限定」,是指在權利要求中加入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵,以限縮其保護範圍。

相對於審查指南修改前的合併式修改,在權利要求中加入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵,顯然有更大的自由度,專利權人能夠更靈活修改其權利要求。「其他權利要求」不但包括從屬於同一個獨立權利要求但相互無引用關係的從屬權利要求,也包括另一個獨立權利要求以及從屬於另一個獨立權利要求的其他從屬權利要求。

實際上,所謂的「權利要求的進一步限定」包含了修訂前《專利審查指南》記載的「權利要求的合併」的修改態樣。換言之,當所加入的技術特徵是來自於兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的全部技術特徵時,則實質上等當於原有無效程序修改方式的「權利要求的合併」。

「權利要求的進一步限定」除了修訂前《專利審查指南》記載的「權利要求的合併」的修改態樣之外,還包含加入權利要求的技術特徵是來自於其他權利要求中記載的部分技術特徵的情況。

修訂後的《專利審查指南》中規定的「權利要求的進一步限定」,其本質在於,允許對技術特徵的增替以限縮專利保護範圍,無效宣告程序中的權利要求修改的對象可以是技術方案,也可以是技術特徵。亦即,無效程序中,權利要求書修改的最小單位改為「技術特徵」,可修改的靈活度較過去更大。

(二)在此亦將臺灣關於專利更正內容的相關規定簡單說明如下,以供讀者對照參酌。臺灣專利核准後的更正規定記載於專利審查基準第二篇第九章,依據2017年1月1日之後的新版專利審查基準,改以更正後請求項之發明是否達成更正前請求項之「發明目的」為判斷,而不再以是否為「上、下位或進一步界定之技術特徵」為判斷。例如:以往請求項增加「附加式」技術特徵,形式上即因非屬「上、下位或進一步界定之技術特徵」,而一律不准更正,修訂後之審查基準則實質判斷是否仍能達成更正前請求項的發明目的,來決定是否准予更正。

修訂後的審查基準,使得專利權人在進行更正時,有更大的自由空間,除了能夠消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏之外,更能夠在取得專利權後,適當限縮申請專利範圍,以避免構成專利權被撤銷之理由。

三、建議

綜上所述,可以得知相較於臺灣的更正規定,中國大陸的相關規定即使已於去年有所放寬,仍然相對嚴格許多,權利人在兩岸進行專利權的更正相關程序時,應留意箇中差異,方能最佳化地維護自己的權益。

此外,由於中國大陸專利核准後的修改已放寬為允許將其他權利要求中已經記載的技術特徵加入特定權利要求中,以進一步限定權利要求的範圍,因此,在申請中國大陸專利時,可以考慮在提出申請時,特別將實施例中的細節加入部分請求項中;由於包含了實施例中的技術細節,這項請求項固然可能只有很小的保護範圍,但其中所包含的技術特徵,可以做為取得專利權後,萬一有需要進行權利要求修改時之材料倉庫,為權利人於後續維護其權益時,保留調整的靈活度。

結語

中國大陸專利核准後的修改,僅有發明或新型專利可以進行,外觀設計專利不得進行。而發明、新型之修改僅限於權利要求書,且僅可於無效宣告程序中進行修改。同時,中國大陸的發明或新型專利核准後的修改,還受下列限制:

  1. 不得改變原權利要求的主題名稱;
  2. 與公告的權利要求相比,不得擴大原專利的保護範圍;
  3. 不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍;及
  4. 不得增加未包含在公告的權利要求書中的技術特徵。

此外,修改僅限於權利要求的刪除、技術方案的刪除,以及權利要求的進一步限定和明顯錯誤的修正。中國大陸專利核准後的修改,不論在修改時間的限制上,或者是修改內容的限制上,都較台灣嚴格許多。

由於中國大陸專利核准後的修改已放寬為允許將其他權利要求中已經記載的技術特徵加入特定權利要求中,以進一步限定權利要求的範圍,因此,在申請中國大陸專利時,可以考慮在提出申請時,特別將實施例中的細節加入部分請求項中。由於包含了實施例中的技術細節,因此這項請求項雖可能只有很小的保護範圍,但其中所包含的技術特徵,可作為取得專利權後進行權利要求修改時之材料倉庫,以為權利人於後續維護其權益時保留調整的靈活度。


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