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評/布吉納法索走了之後,再思考台灣國格與路線

2017年美國專利法規相關事件回顧

2018-01-11 10:31北美智權報

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【黃蘭閔╱北美智權 專利法規研究組】

近年美國專利環境轉變,眾多新興技術發明未能在後Alice時代取得專利保護,已授權的專利則在IPR程序陣亡無數。揮別歐巴馬時代主旋律,川普就職滿一年,2017相對風平浪靜,卻也暗潮洶湧。

美國總統川普( Donald Trump)就職滿一週年,雖然很多人還是不清楚何謂「讓美國再次偉大」,但如果美國前總統歐巴馬(Barack Obama)時代的基調是淘汰劣質專利、打擊濫訴Patent Troll,川普時代顯然轉了不同的主旋律。一方面,眾多新興技術發明未能通過後Alice審查標準,無法取得專利保護,二方面,大批原已授權的專利在IPR程序被判無效,專利異議制度被點名是美國2017年智權指數下滑的主因,有鑒於美國專利市場的風險增加,部分資金轉向中國和歐洲。所以2017年看似相對風平浪靜,卻也暗潮洶湧。

新人新政

以標準必要專利(SEP)為例,其專利授權模式常受各國反托拉斯法掣肘,根據報載,美國司法部新任反托拉斯事務主管官員Makan Delrahim上任時,收到了一頂帽子當面見禮,帽子上寫「讓反托拉斯再次偉大」,不過緊接著,他在11月間的公開演說顯示,美國司法部門的SEP政策天平,有可能由偏重使用者實施自由的一端,往保障SEP所有權人權益的一端拉回,讓SEP所有權人暫時鬆了口氣。

而USPTO高層人事在2017年頗多動盪,原局長Michelle Lee的去留一度引發諸多揣測與質疑,一連數月讓人霧裡看花,期間媒體點名多位高能見度的可能繼任人選,不過讓人意外的是,最後卻是由知名度略遜的Andrei Iancu出線。這位相對低調的專利訴訟律師,11月底出席美國參議院司法委員會聽證會時表示,他聽到了外界對USPTO公告後審理(trial)程序、專利適格性(patent eligibility)標準的批評,也認同部分批評有其根據,也因此,2018年Iancu(如預期順利)正式上任後,會如何平衡IPR程序兩造優勢、提升專利適格性審查的客觀度?各方拭目以待。

國會焦點

此外,前述聽證會上,會議主席堅持Patent Troll濫訴問題仍待解決,Iancu答詢時的態度顯示,他個人並不支持短期內再進一步大動作修法。事實上,美國上屆國會擱置的Innovation Act(H.R. 9)、PATENT Act(S. 1137)兩項專利訴訟改革修法提案,並未如部分人士預期般在本屆國會第一會期捲土重來,而參院6月間雖有議員提出STRONGER Patents Act of 2017(S. 1390),迄今也無後續發展,美國輿論風向的改變,由此可見一斑,且部分支持專利法改革的國會老將相繼宣布不再競選連任,都為未來修法投下變數。

不過這並不代表美國國會對專利事務的興趣降低,以眾議院為例,其法院智權暨網路事務次級委員會就兩度召開聽證會,聽取各界證人代表對美國最高法院TC Heartland案判決影響、USPTO公告後審理程序的分析,依USPTO PPAC 2017年度報告整理,美國專利訴訟審判地、USPTO公告後審理程序、專利適格性等議題,都是未來美國國會可能的修法熱區。

法院動態

不意外地,美國最高法院2017年作成多件逆轉判決,例如:Impression Products v. Lexmark案[12]改寫專利權耗盡規則,專利貨品出售後,專利所有權人不得再以侵權訴訟手段限制購買人的使用轉售權利,且此一原則無分美國境內、境外,皆一體適用;SCA Hygiene案判定,專利所有權人若依35 U.S.C. 286在6年內請求侵權損害賠償,被告無專利所有權人怠忽(laches)行使專利權的抗辯事由可適用;Life Technologies案則說,提供專利發明複數零組件中的單一一項到美國境外生產製造,並不構成35 U.S.C. 271(f)(1)的侵權行為。不過2017年最重要的美國專利案件判決,應是改寫了擇地起訴(forum shopping)遊戲規則的TC Heartland案,一舉推翻1990年VE Holding案對28 U.S.C. 1400(b)侵權案「被告人居所」(where the defendant resides)的擴大解釋,被告若為美國企業,美國最高法院限定其居所係指公司成立註冊地。

而Fed. Cir. 2017年的產出也十分豐富,其中在35 U.S.C. 101專利適格性相關案件部分,新增了幾件在後Alice時代仍通過專利適格性檢驗的判例;Helsinn案涉及販售阻卻(on-sale bar)的定義,也就是申請前的公開販賣或要約,即使未揭露所請發明細節,仍可用作AIA新制的35 U.S.C. 102(a)(1)先前技術。而Aqua Products案Fed. Cir.聯席審理(en banc)判決結果同樣廣受矚目,11位法官以共148頁的6份意見書各自表述,因共識難以凝聚,意見書裡有法官直言其挫折,儘管可資依循的教示無多,還是影響重大:IPR程序所提修正,USPTO不應要求專利所有權人先證明修正後請求項具可專利性,而是請求人依35 U.S.C. 316(e)應負修正後請求項不具可專利性的舉證責任。

事實上,美國最高法院還有兩件IPR程序相關訴訟案件等著宣判,2018年勢必引發熱議:一件是直接關係IPR程序存廢的Oil States案,儘管一般認為翻盤機會不高,但57份來自不同產業協會、上百企業、逾百學者署名的法庭之友意見書(amicus brief),以及開庭辯論當天在場外高舉「讓專利再次偉大」、「PTAB殺了我的新創公司」等標語的群眾,在在說明本案的高爭議性。另一件SAS Institute案,爭點在於PTAB應否就被挑戰的每一項次(challenged claims)有無可專利性作出終局決定,不論本案最後如何判定,美國最高法院一槌定音,肯定會有影響。


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