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美國專利銷售後限制與國際耗盡:2017年最高法院Impression v. Lexmark 案

2017-12-29 11:41北美智權報

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【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授】

2017年5月,美國最高法院作出Impression Products, Inc. v. Lexmark案判決,推翻聯邦巡迴上訴法院見解,一方面推翻了2001年的Jazz Photo案採取的國內耗盡之見解,認為美國專利法應採國際耗盡;另外也推翻了1992年的Mallinckrodt案見解,而認為專利權人只要決定銷售,任何明文施加的銷售後限制在專利法上都沒有效力。

筆者在北美智權報第171期曾經撰寫過「美國專利耗盡原則最新見解:聯邦巡迴法院Lexmark v. Impression案全院判決」,介紹2016年2月聯邦巡迴上訴法院之判決。當時判決認為,美國專利法仍然採取國內耗盡,且專利權人在產品銷售時只要明文限制銷售後使用或轉售,就沒有權利耗盡。但是,2017年5月,美國最高法院作出判決,推翻聯邦巡迴上訴法院見解,認為美國專利法應採國際耗盡,且專利權人只要決定銷售,任何明文施加的銷售後限制在專利法上都沒有效力。以下介紹該判決重點。

美國專利法第154條規定,專利權人有權「排除他人在美國境內製造、使用、提供銷售、銷售該發明,或進口該發明至美國。」而根據美國專利法第271條(a),任何人未經授權(without authority)從事上述行為,就會構成專利侵害。但是根據權利耗盡原則,當專利權人銷售其專利產品,專利權人不再能夠控制該物品的銷售使用,其專利權就被「耗盡」(exhaust)。

Lexmark「回收方案碳粉匣」

本案的專利權人Lexmark在銷售碳粉匣時,給消費者二種選擇,第一種「一般方案」是以全價購買,但沒有任何使用的限制。第二種選擇則是稱為「回收方案」,價格較便宜,但消費者簽署的契約中,同意只使用該碳粉匣一次,且不會將碳粉匣移轉給其他人,只會交給Lexmark回收。

但是,回收業者仍然向美國的消費者蒐購使用後的Lexmark碳粉匣,包括回收方案碳粉匣,業者填充碳粉後,再次銷售。另外,回收業者也從美國海外蒐購使用過的Lexmark碳粉匣,並進口到美國。Lexmark控告多個回收業者,其中之一就是本案被告Impression Products, Inc.公司。

聯邦巡迴上訴法院維持Mallinckrodt案和Jazz Photo案見解

Lexmark的指控可以分成二類。第一類指控是針對美國境內的「回收方案碳粉匣」,其主張,根據1992年的聯邦巡迴上訴法院的Mallinckrodt案,專利權人在銷售時,只要清楚傳達(clearly communicated)禁止對銷售後使用(post-sale use)或轉售,且該禁止為合法(lawful restriction),就意味著專利權人並沒有授予銷售後使用或轉售的「授權」(authority),由於專利權人的權利並沒有耗盡,故Impression Products於填充及轉售時,侵害了Lexmark的專利。第二類指控則是回收業者在美國海外所蒐購的所有Lexmark碳粉匣,包括回收方案與一般方案。Lexmark主張,根據2001年聯邦巡迴上訴法院的Jazz Photo案,採取國內耗盡原則,故Lexmark在海外銷售的碳粉匣,其進口權並沒有耗盡,也沒有授權給任何人進口這些碳粉匣的權利,故Impression Products在進口這些碳粉匣時,構成侵權。

本案聯邦巡迴上訴法院全院判決Lexmark勝訴並指出,2008年最高法院判決的Quanta案並沒有推翻Mallinckrodt案,而2013最高法院就著作權法採取國際耗盡的Kirtsaeng 案判決,也沒有推翻Jazz Photo案。此案又上訴到最高法院,判決結果為7比1票(1位大法官迴避),推翻了聯邦巡迴上訴法院判決,由Roberts大法官撰寫多數意見。

專利權人銷售時之限制沒有效力

首先討論在美國境內銷售的「回收方案」碳粉匣。Roberts大法官先講結論,當一個專利權人決定銷售一產品時,就會耗盡該產品上的專利權,不論專利權人希望加諸何種限制。因此,即便Lexmark與其客戶的契約上「一次使用/不得轉售」之限制很清楚,且在契約法上為有效,但該限制無法讓Lexmark就其選擇銷售的產品上保留其專利權。

美國專利法雖沒有明文規定權利耗盡原則,但自從1853年的Bloomer v. McQuewan案以來,法院就已經承認專利耗盡原則,該原則重點為,當專利權人銷售一物品,該物品就不再受專利獨占的限制,而成為購買者的「個人私產」。

最高法院指出,當專利權人透過契約與購買者約定,限制其使用或轉售的權利,其在契約法上或許有效,但在專利侵權訴訟中則沒有用。

普通法上禁止限制財產轉讓原則

權利耗盡原則體現的,就是專利權在某範圍上,必須遵從「普通法的禁止限制財產轉讓原則」(common law principle against restraints on alienation)。專利法賦予發明人某種獨佔地位,讓其可以就發明獲得報酬,進而促進科學進步。但是一旦專利權人銷售該物品,其已經獲得報酬,專利法就不再讓專利權人可以限制該產品的使用和享用。如果允許專利權人在銷售後做更多的限制,將會違反普通法上禁止限制財產轉讓原則。如柯克爵士(Lord Coke)在17世紀所說過的,如果所有權人在銷售物品或限制該物品的轉售或使用,該限制是「無效的,因為其違反貿易和流通,以及人與人之間的協商與締約」。美國國會制定及多次修改專利法,都是站在這個「禁止限制財產轉讓原則」的前提而進行修法,而這個前提就體現在耗盡原則上。

而且,最高法院自己在2008年的Quanta案中,就判決認為,專利權人銷售一產品時,就算用明文(express)且屬合法的限制(lawful restriction),專利權人對該產品也沒有保留任何專利權。從Quanta案和其他判決先例,均可得出一個唯一答案,就是Lexmark既然在美國境內銷售了回收方案碳粉匣,其就已經耗盡了專利法上對產品的控制權,因而不能對 Impression Products提出侵權訴訟。


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