親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
數位時代
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

不當得利返還請求權做為專利侵權行為補償手段之緣起

2017-12-14 11:44北美智權報

分享
【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授】

智慧財產法院首次認可「不當得利返還請求權」,是在智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決(裁判日為2011年4月7日),當時智財法院的見解,將專利權的性質從「排他權」擴張成「同意權」。而在105年度民專上字第24號民事判決中,智財法院更將「不當得利返還請求權」的效力發揮至極致……

專利法第96條規定侵害專利權的救濟方式,包括排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權、及銷毀侵權物或侵權用之工具請求權。但有個法院所創設的請求權常被專利權人所忽視,即「不當得利返還請求權」。

智慧財產法院105年度民專上字第24號民事判決(裁判日為2017年6月29日)將「不當得利返還請求權」的效力發揮至極致。該案中,法院認為被告並無侵害專利權之故意或過失,而無損害賠償的責任,但卻裁定被告因利用系爭專利,而受有未支付原告授權金之不當得利,故應返還原告授權金逾10億元。亦即,儘管專利侵權行為不成立,被告仍然要補償專利權人。該案法院更以專利權人的標準授權合約,來計算不當得利的金額。該計算方式不考慮產業狀況,也不論系爭專利的價值,因而優於專利法第97條之「合理權利金」損害賠償計算法。

「不當得利返還請求權」所依據的法律是民法第179條「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益」。在105年度民專上字第24號民事判決中,智財法院指出原告(即專利權人)與被告間「並未就系爭專利訂有專利授權協議」,因而被告「並無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施[系爭請求項]之全部技術特徵,並於市面上銷售獲利,且未給付系爭專利之授權金予[原告]」,故「[被告]就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益,而[原告]則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失」。該案法院認為被告「並無法律上原因而受有利益,且與[原告]所受損害間有因果關係,故[原告]得依不當得利之相關規定請求[被告]返還利益」。

基本上,該案法院認為專利權人有同意他人實施其專利之權利,而欲實施專利發明者有尋求相關授權之義務。因而當未受專利權人授權而實施專利發明時,即屬民法第179條的「無法律上原因」。至於「權利金」,則同時為被告的「所得利益」和專利權人之「所受損害」。

專利權性質從「排他權」擴張成「同意權」

智財法院首次認可「不當得利返還請求權」,是在智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決(裁判日為2011年4月7日)。該案法院指出「新型專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權,是以上訴人未經被上訴人同意,而銷售系爭眼鏡,侵害被上訴人之系爭專利,上訴人即侵害被上訴人之法律地位,乃無法律上原因而取得應歸屬於被上訴人之利益」。法院的此見解,將專利權的性質從「排他權」擴張成「同意權」。

專利法的基本法理是專利權僅是排除他人實施其發明的權利,而不是實施發明的權利。專利法第58條規定專利權人「專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。「專有排除」是專利權人的權利,而「他人未經其同意而實施」是得排除的行為。因為法條用語並非「專有同意他人實施」,專利權的本質並非「同意權」。智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決,基本上創設超越專利法的專利權類型。

而在99年度民專上更(二)字第11號民事判決中,智財法院提出「欲實施他人專利者,應向專利權人取得授權,且通常會支付權利金,則上訴人未支付權利金即擅自實施系爭專利,受有免於支付權利金之利益,被上訴人依不當得利法則,請求上訴人返還其因此所取得之利益(即如被授權實施所應支付之合理權利金),於法有據」。此見解進一步將「同意權」轉化成「權利金收取權」。

99年度民專上更(二)字第11號民事判決所指的權利金是「合理權利金」。該案法院以當事人間「於對等地位及持有對稱資訊,就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商,進而推估適當之合理權利金」。在考慮專利權人的授權實務(例如授權產品販售數量與授權金之關係)、專利保護剩餘期間、授權產品銷售區域、競爭關係、及系爭專利對授權產品的技術價值等因素,並以被控侵權期間初期的時間點來衡量權利金的計算,該案法院最後以135萬元權利金為不當得利金額,其少於專利權人所主張的180萬元。

「合理權利金」做為不當得利的計算方式

「合理權利金」做為不當得利的計算方式繼續在智慧財產法院99年度民專訴字第139號民事判決(裁判日為2011年8月23日)、智慧財產法院100年度民專訴字第64號民事判決(裁判日為2012年1月13日)、智慧財產法院101年度民專上字第10號民事判決(裁判日為2014年3月28日)、智慧財產法院103年度民專訴字第38號民事判決(裁判日為2016年3月29日,105年度民專上字第24號民事判決之前審)、智慧財產法院104年度民專訴字第66號民事判決(裁判日為2016年12月30日,有考慮系爭專利之貢獻度)、及智慧財產法院104年度民專上更(一)字第9號民事判決(裁判日為2017年3月16日)等實踐。

然而,在105年度民專上字第24號民事判決中,智財法院改變「合理權利金」的計算方式。該案法院界定專利權人的授權方式為「以包裹方式授權相關專利」。雖系爭專利僅是包裹授權標的中199件專利之一,該案法院確認為該授權模式「已為專利市場之商業慣例,且於一技術結構上存在有多數專利亦為當今之發明趨勢,則以包裹方式授權專利,不失為有效率且可顧及授權人及被授權人之利益」。亦即,原99年度民專上更(二)字第11號民事判決的「合理」問題被「效率」問題取代,且也不問專利權人能否「搭授」無用於實施之專利。

從上述分析看來,智財法院對於「不當得利返還請求權」的操作,已採偏袒專利權人之返還金額計算方式,如此一來可能鼓勵「非專利實施個體」積極興訟,建議相關產業應及早準備。


【詳細內容請見《北美智權報》200期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報,內容涵蓋:熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章,可幫助業者在充滿競爭的市場中,高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

蛻變中的環渤海灣中心:探討天津的城市轉型

2017-12-14 14:03

菲律賓智財申請、維護及執法現況

2017-12-14 14:03

淺談數位網路時代與創新的媒體管制思維

2017-12-14 11:55

USPTO 2018/01/16起調漲部分專利規費

2017-12-14 11:55

陸港通加持 香港交易所大力招攬生醫業上市

2017-12-14 11:44

新興國家智慧城市六大應用

2017-12-14 11:27

2018 ICT產業十大趨勢

2017-12-14 10:23

專利導入輔助侵權制度 有望捲土重來?

2017-12-14 10:23

打造台灣生醫大未來 專利智權人才不可少

2017-12-14 10:23

衡平私益與公益的法案──簡介英國智慧財產權防濫訴法案

2017-12-14 10:23

思辨與邏輯是社會進步原動力

2017-12-14 10:23

公平會對高通案的處分合法嗎?

2017-12-14 10:23

熱門文章

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

勞保年金破產日再提前!棄月領改一次領真划算?

2019-02-14 09:11

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

內鬥?螺絲鬆?沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

劉媽媽心碎!東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬?專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

謝金河:豬市大吉:今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

La new老闆68歲賣拉麵:不斜槓 等死嗎?

2019-02-15 10:10

台灣首次機師罷工 為什麼是華航?

2019-02-13 15:32

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

買房等2020後再買? 專家:房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

比鄰國都差 台灣托福成績落居亞洲第8

2019-02-15 13:41

前明星分析師谷月涵:人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 13:41

人為什麼會打哈欠?科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 15:32

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 14:37

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:32

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

這間深夜甜點 讓顧客再晚都要買

2019-02-13 14:38

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

壞人都在用AI了 好人一定要善用!

2019-02-15 13:38

哪些蘋概股買點到了?

2019-02-14 13:42

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休:年紀從不是問題!

2019-02-14 09:32

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-14 13:45

走春度假球鞋怎麼挑?盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:32

顏炳立:房市將落底 可以看房了!

2019-02-14 10:07

陳飛龍:擁抱5大投資方向 避開3類族群

2019-02-15 09:21

孕期總是累累der?這樣吃讓妳秒清醒!營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

元月業績響叮噹

2019-02-14 13:45

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 14:37

網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

2019-02-12 10:53

輕輕地 我從淡水走進輕軌好時光

2019-02-13 14:38

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

A股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-14 13:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top