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不當得利返還請求權做為專利侵權行為補償手段之緣起

2017-12-14 11:44北美智權報

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【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授】

智慧財產法院首次認可「不當得利返還請求權」,是在智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決(裁判日為2011年4月7日),當時智財法院的見解,將專利權的性質從「排他權」擴張成「同意權」。而在105年度民專上字第24號民事判決中,智財法院更將「不當得利返還請求權」的效力發揮至極致……

專利法第96條規定侵害專利權的救濟方式,包括排除侵害請求權、防止侵害請求權、損害賠償請求權、及銷毀侵權物或侵權用之工具請求權。但有個法院所創設的請求權常被專利權人所忽視,即「不當得利返還請求權」。

智慧財產法院105年度民專上字第24號民事判決(裁判日為2017年6月29日)將「不當得利返還請求權」的效力發揮至極致。該案中,法院認為被告並無侵害專利權之故意或過失,而無損害賠償的責任,但卻裁定被告因利用系爭專利,而受有未支付原告授權金之不當得利,故應返還原告授權金逾10億元。亦即,儘管專利侵權行為不成立,被告仍然要補償專利權人。該案法院更以專利權人的標準授權合約,來計算不當得利的金額。該計算方式不考慮產業狀況,也不論系爭專利的價值,因而優於專利法第97條之「合理權利金」損害賠償計算法。

「不當得利返還請求權」所依據的法律是民法第179條「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益」。在105年度民專上字第24號民事判決中,智財法院指出原告(即專利權人)與被告間「並未就系爭專利訂有專利授權協議」,因而被告「並無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施[系爭請求項]之全部技術特徵,並於市面上銷售獲利,且未給付系爭專利之授權金予[原告]」,故「[被告]就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益,而[原告]則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失」。該案法院認為被告「並無法律上原因而受有利益,且與[原告]所受損害間有因果關係,故[原告]得依不當得利之相關規定請求[被告]返還利益」。

基本上,該案法院認為專利權人有同意他人實施其專利之權利,而欲實施專利發明者有尋求相關授權之義務。因而當未受專利權人授權而實施專利發明時,即屬民法第179條的「無法律上原因」。至於「權利金」,則同時為被告的「所得利益」和專利權人之「所受損害」。

專利權性質從「排他權」擴張成「同意權」

智財法院首次認可「不當得利返還請求權」,是在智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決(裁判日為2011年4月7日)。該案法院指出「新型專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權,是以上訴人未經被上訴人同意,而銷售系爭眼鏡,侵害被上訴人之系爭專利,上訴人即侵害被上訴人之法律地位,乃無法律上原因而取得應歸屬於被上訴人之利益」。法院的此見解,將專利權的性質從「排他權」擴張成「同意權」。

專利法的基本法理是專利權僅是排除他人實施其發明的權利,而不是實施發明的權利。專利法第58條規定專利權人「專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。「專有排除」是專利權人的權利,而「他人未經其同意而實施」是得排除的行為。因為法條用語並非「專有同意他人實施」,專利權的本質並非「同意權」。智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決,基本上創設超越專利法的專利權類型。

而在99年度民專上更(二)字第11號民事判決中,智財法院提出「欲實施他人專利者,應向專利權人取得授權,且通常會支付權利金,則上訴人未支付權利金即擅自實施系爭專利,受有免於支付權利金之利益,被上訴人依不當得利法則,請求上訴人返還其因此所取得之利益(即如被授權實施所應支付之合理權利金),於法有據」。此見解進一步將「同意權」轉化成「權利金收取權」。

99年度民專上更(二)字第11號民事判決所指的權利金是「合理權利金」。該案法院以當事人間「於對等地位及持有對稱資訊,就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商,進而推估適當之合理權利金」。在考慮專利權人的授權實務(例如授權產品販售數量與授權金之關係)、專利保護剩餘期間、授權產品銷售區域、競爭關係、及系爭專利對授權產品的技術價值等因素,並以被控侵權期間初期的時間點來衡量權利金的計算,該案法院最後以135萬元權利金為不當得利金額,其少於專利權人所主張的180萬元。

「合理權利金」做為不當得利的計算方式

「合理權利金」做為不當得利的計算方式繼續在智慧財產法院99年度民專訴字第139號民事判決(裁判日為2011年8月23日)、智慧財產法院100年度民專訴字第64號民事判決(裁判日為2012年1月13日)、智慧財產法院101年度民專上字第10號民事判決(裁判日為2014年3月28日)、智慧財產法院103年度民專訴字第38號民事判決(裁判日為2016年3月29日,105年度民專上字第24號民事判決之前審)、智慧財產法院104年度民專訴字第66號民事判決(裁判日為2016年12月30日,有考慮系爭專利之貢獻度)、及智慧財產法院104年度民專上更(一)字第9號民事判決(裁判日為2017年3月16日)等實踐。

然而,在105年度民專上字第24號民事判決中,智財法院改變「合理權利金」的計算方式。該案法院界定專利權人的授權方式為「以包裹方式授權相關專利」。雖系爭專利僅是包裹授權標的中199件專利之一,該案法院確認為該授權模式「已為專利市場之商業慣例,且於一技術結構上存在有多數專利亦為當今之發明趨勢,則以包裹方式授權專利,不失為有效率且可顧及授權人及被授權人之利益」。亦即,原99年度民專上更(二)字第11號民事判決的「合理」問題被「效率」問題取代,且也不問專利權人能否「搭授」無用於實施之專利。

從上述分析看來,智財法院對於「不當得利返還請求權」的操作,已採偏袒專利權人之返還金額計算方式,如此一來可能鼓勵「非專利實施個體」積極興訟,建議相關產業應及早準備。


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