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衡平私益與公益的法案──簡介英國智慧財產權防濫訴法案

2017-12-14 10:23北美智權報

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【吾思/資深專利工作者】

智慧財產權相關訴訟常會涉及龐大商業利益,而且在訴訟過程中,需仰賴專業法庭、技術專家、諮詢委員等才能解決爭議,因此,若智慧財產權的權利人利用其智慧財產權濫興訴訟,將耗費社會成本,對於社會大眾造成危害,更對於研發創新及經濟發展有不利的影響。

隨著專利權主張實體(Patent Assertion Entities, PAE)的盛行,權利人的濫訴行為漸漸受到各國的重視。例如,去年(2016年)10月,美國公平交易委員會(Fair Trade Commission, FTC)針對「專利權主張實體(Patent Assertion Entities, PAE)」發布了一份研究報告(Patent Assertion Entity Activity,並參見北美智權報第172期的專文介紹:美國公平會最新報告:降低專利濫訴才能促進產業進步),報告中研究分析專利權主張實體的商業模式,並建議美國國會與法院體系透過修法或者實務判決以抑制專利權主張實體濫訴的現象。而在今年,英國更訂定「智慧財產權防濫訴法案」,修正並加強英國智慧財產權相關法規中的不正威脅補救措施,該法案已於今年(2017)10月1日正式生效。

智慧財產權之權利人的濫訴行為已受到各國的重視

其實,英國也不是頭一遭在法律中納入侵權爭議兩造的衡平措施,早在專利蟑螂這個名詞誕生之前,就已經在專利法中有相關的規範。例如,1977年的英國專利法(patent act 1977)的第70條(section 70)中,訂定了關於不正威脅之相關補救措施。本文要介紹的「智慧財產權防濫訴法案」,則是將英國現行智慧財產權相關法規中,關於不正威脅之補救措施進行修正與補強,以期一方面讓權利人能夠有效保護其智慧財產權資產,另一方面又能有效避免扭曲競爭關係或濫訴。

「智慧財產權防濫訴法案」主要有三個立法目的。其一,提供企業/個人在其無侵權事實時,對抗「為獲取不正商業優勢之威脅/濫訴」的依據;其二,使涉入侵權爭議之兩造較易進行和解協商,以有效避免相關爭訟;其三,使發明、商標和設計專利等防止濫訴之相關規定趨於一致。

由於在「智慧財產權防濫訴法案」施行後,已將發明專利、設計專利、商標等關於防止濫訴之規定進行調和,因此,各類型智慧財產權的防止濫訴措施大體上是相同的,因此,為了易於聚焦理解該法案之精神要旨,本文謹簡要介紹「智慧財產權防濫訴法案」(以下亦簡稱為本法案)中涉及發明專利之相關規定,並輔以簡單例示說明,以便讀者迅速掌握相關重點,故不再分別就針對本法案中各類型智慧財產權的防止濫訴措施多做贅述。

「智慧財產權防濫訴法案」重點

「智慧財產權防濫訴法案」關於發明專利的部份,主要是針對專利法第70條之不正威脅補救措施進行修正。

(一)何謂不正威脅

威脅的定義以及例外

本法案既然是針對「不正威脅」提供補救措施,有「不正威脅」的存在當然就是採取補救措施的前提。 首先,本法案中所謂的「威脅」,係指一具有理性之人(a reasonable person),當其處於權利通知函(communication)之收受者(recipient)的立場,若可由該通知函理解到:有發明專利權之存在,並且,有一人欲對另一人就其在英國之作為(或可能進行之作為)提起侵害該專利權之爭訟,則應認定該通知函中包含提起侵權爭訟之威脅(threat of infringement proceedings)。

原則上,當受到前述定義的威脅時,都可以針對含有該威脅之通知函的發出人提出反制行動(a threats action)。但是,並不是所有的威脅都屬於本法案的「不正威脅」,若對於「不正威脅」的定義過於寬鬆,反而會不當損及智慧財產權權利人的利益。

因此,本法案中列舉了三類不得提起反制行動的威脅。

  1. 主要(侵權)行為例外(primary act exception):

    針對主要侵權行為提出的威脅,可以說是權利人合理主張權利的手段,因此,這類的威脅不算是「不正威脅」,因此不得對之提起反制行動。

    就產品(product)專利而言,主要侵權行為包括:(1)為販售而進行之製造(making for disposal)、(2)為販售而進行之進口(importing for disposal)。就程序(process)專利而言,主要侵權行為包括使用該程序(using a process)。

    針對已為或將為前述主要行為所提之威脅,收受者不得提起反制行動。

  2. 主要(侵權)行為人例外(primary actor exception):
  3. 已為或將為前述主要侵權行為之人,若收到含有擬對於其有關該主要侵權行為的產品所為之相關次要(侵權)行為(related secondary acts)提出侵權爭訟之威脅的通知函時,不得針對該威脅提起反制行動。

  4. 包含在後述(法規)可允許之意見通知中的威脅,因非屬直接威脅(express threat),收受者不得對之提起反制行動。

舉例說明不正威脅存在的情況

到底在何種情況下,可以認定為有不正威脅存在呢?在這裡舉幾個簡單的例子來說明。

前提假設:A公司擁有專利權P。B公司製造產品X,但並未自行販售,其中產品X侵害專利權P。C公司製造並自行販售產品Y,其中產品Y侵害專利權P。C公司亦同時販售由B公司所製的侵權產品X。

[例一]A公司(專利權P的專利權人)針對C公司製造產品Y的行為,對C公司發出含有提出侵權訴訟威脅之通知函。

由於C公司製造產品Y係為販售而進行的,故A公司就C公司製造產品Y之行為所發的含有威脅之通知,符合主要行為例外中關於「為販售而進行之製造」的規定,因此,C公司不得對該威脅提起反訴。

[例二]A公司(專利權P的專利權人)針對C公司販售產品Y的行為,對C公司發出含有提出侵權訴訟威脅之通知函。

由於C公司係侵權產品Y之主要行為人,故A公司就C公司販售產品Y之次要行為所發的含有威脅之通知,符合主要行為人例外中關於「已為或將為主要行為之人,對於其有關該主要行為之產出物所為之相關次要行為」的規定,C公司不得對該威脅提起反訴。

[例三]A公司(專利權P的專利權人)針對C公司販售產品X的行為,對C公司發出含有提出侵權訴訟威脅之通知函。

由於C公司販售侵權產品X係次要侵權行為,且C公司也不是為了販售而製造侵權產品X之主要行為人,故A公司就C公司販售產品X之行為所發的含有威脅之通知,不符合前述主要行為例外或主要行為人例外之相關規定,C公司得就該威脅提起反訴。


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