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分割案未能適用35 U.S.C 121保護的案例

2017-10-19 11:30北美智權報

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【黃蘭閔/北美智權法規研究組】

根據美國訴願案Appeal 2015-007064的PTAB決定,母案遇選組通知,或應考慮在廢案或公告前另提分割案,以確保申請案及專利能適用美國專利法第121條保護。

一美國發明正式案申請期間,審委要求在Group I和Group II兩組發明間二擇一,申請人選擇Group I,並成功取得核准通知,但仍想就Group I發明爭取更大專利範圍,也想針對未選的Group II發明申請專利,現要決定,公告前該應先提交哪一種延續案(Continuing Application)?如果您的答案是都可以,看了美國訴願案Appeal 2015-007064(專利申請案14/016,442)的PTAB決定,或許會有不同想法。

如MPEP 201.02說明,美國正式案的延續案有三種類型,在不新增技術內容的情況下,申請人可能的選項有二:Continuation Application、Divisional Application。前者暫稱連續案,一般簡稱或縮寫為CA/CON,依USPTO字義表定義,是母案同一發明的後續申請案;後者通常稱分案或分割案,常見簡稱或縮寫為DA/DIV,按MPEP 201.06說明,其所請發明是自母案挖出、獨立或獨特(independent or distinct)的不同發明,通常是因應官方選組要求才分割。

儘管如此,其實許多申請人實務操作上感受不到兩者區別。不過CON、DIV兩類申請案有一大差異:美國專利法第121條(35 U.S.C. 121)所載保護(Safe Harbor Provision of 35 U.S.C. 121),僅限因應官方選組要求才分割的DIV適用,CON及非因應官方選組要求而分割者,不受這條法規保護。

美國專利申請案14/016,442實審時,審委發下顯而易見型重覆授權(obviousness-type double patenting;ODP)核駁,所據專利文獻分別為美國專利7,943,613、8,362,016、8,551,993('613、'016、'993號專利),申請人不服,因為這三件專利分別是該案曾祖母案、祖母案、母案,申請人相信,本分割案既已依規定主張這三件前案的優先權,自然享有美國專利法第121條保護,審委不得引用三案攻擊其可專利性,並因此提起訴願,編號Appeal 2015-007064。

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PTAB基本認定,適用第121條保護者,需滿足兩項要件:一是子案係「因此一要求之故」(as a result of such a requirement)另提申請案,二是「分割案在另一案公告授權前提出申請」(the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application)。

針對要件一,申請人指稱,「因此一要求之故」要件,並未禁止申請CON類型中間案,且美國專利法第121條條文也未要求DIV緊貼著母案申請。PTAB未反駁申請人主張,但強調適用第121條保護者,必須是因選組要求之故而申請,申請人未證明'016、'993兩案(祖母案、母案)確是因選組要求之故而申請,所以本案無法靠第121條保護克服基於'016、'993專利的ODP核駁。

至於要件二,申請人認為,本案主張'613、'016、'993號專利優先權,其有效申請日比3案公告日都早,當然滿足「分割案在另一案公告授權前提出申請」要件。但PTAB認為,若依申請人解讀,美國專利法第121條條文寫入這項要件根本沒有意義,而且有效申請日和Double Patenting核駁關係不大,基於種種理由,本案也無法靠第121條保護克服基於'613專利的ODP核駁。

所以PTAB今年初作成決定,直接肯認審委所有ODP核駁。這樣的法條字義解釋,顯然不同於申請人原先理解,或許還有其他申請人也覺得出乎意料,不過申請人並未選擇再上訴,而是直接以TD解決問題,並在今年5月拿到了編號9,663,481號的美國專利。

這雖然只是一件普通的PTAB訴願案,但除非有其他判例推翻其決定見解,保險起見,類似狀況或應考慮在原案廢案或公告前先提分割案。


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