分割案未能適用35 U.S.C 121保護的案例
根據美國訴願案Appeal 2015-007064的PTAB決定，母案遇選組通知，或應考慮在廢案或公告前另提分割案，以確保申請案及專利能適用美國專利法第121條保護。
一美國發明正式案申請期間，審委要求在Group I和Group II兩組發明間二擇一，申請人選擇Group I，並成功取得核准通知，但仍想就Group I發明爭取更大專利範圍，也想針對未選的Group II發明申請專利，現要決定，公告前該應先提交哪一種延續案（Continuing Application）？如果您的答案是都可以，看了美國訴願案Appeal 2015-007064（專利申請案14/016,442）的PTAB決定，或許會有不同想法。
如MPEP 201.02說明，美國正式案的延續案有三種類型，在不新增技術內容的情況下，申請人可能的選項有二：Continuation Application、Divisional Application。前者暫稱連續案，一般簡稱或縮寫為CA/CON，依USPTO字義表定義，是母案同一發明的後續申請案；後者通常稱分案或分割案，常見簡稱或縮寫為DA/DIV，按MPEP 201.06說明，其所請發明是自母案挖出、獨立或獨特（independent or distinct）的不同發明，通常是因應官方選組要求才分割。
儘管如此，其實許多申請人實務操作上感受不到兩者區別。不過CON、DIV兩類申請案有一大差異：美國專利法第121條（35 U.S.C. 121）所載保護（Safe Harbor Provision of 35 U.S.C. 121），僅限因應官方選組要求才分割的DIV適用，CON及非因應官方選組要求而分割者，不受這條法規保護。
美國專利申請案14/016,442實審時，審委發下顯而易見型重覆授權（obviousness-type double patenting；ODP）核駁，所據專利文獻分別為美國專利7,943,613、8,362,016、8,551,993（'613、'016、'993號專利），申請人不服，因為這三件專利分別是該案曾祖母案、祖母案、母案，申請人相信，本分割案既已依規定主張這三件前案的優先權，自然享有美國專利法第121條保護，審委不得引用三案攻擊其可專利性，並因此提起訴願，編號Appeal 2015-007064。
PTAB基本認定，適用第121條保護者，需滿足兩項要件：一是子案係「因此一要求之故」（as a result of such a requirement）另提申請案，二是「分割案在另一案公告授權前提出申請」（the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application）。
針對要件一，申請人指稱，「因此一要求之故」要件，並未禁止申請CON類型中間案，且美國專利法第121條條文也未要求DIV緊貼著母案申請。PTAB未反駁申請人主張，但強調適用第121條保護者，必須是因選組要求之故而申請，申請人未證明'016、'993兩案（祖母案、母案）確是因選組要求之故而申請，所以本案無法靠第121條保護克服基於'016、'993專利的ODP核駁。
至於要件二，申請人認為，本案主張'613、'016、'993號專利優先權，其有效申請日比3案公告日都早，當然滿足「分割案在另一案公告授權前提出申請」要件。但PTAB認為，若依申請人解讀，美國專利法第121條條文寫入這項要件根本沒有意義，而且有效申請日和Double Patenting核駁關係不大，基於種種理由，本案也無法靠第121條保護克服基於'613專利的ODP核駁。
所以PTAB今年初作成決定，直接肯認審委所有ODP核駁。這樣的法條字義解釋，顯然不同於申請人原先理解，或許還有其他申請人也覺得出乎意料，不過申請人並未選擇再上訴，而是直接以TD解決問題，並在今年5月拿到了編號9,663,481號的美國專利。
這雖然只是一件普通的PTAB訴願案，但除非有其他判例推翻其決定見解，保險起見，類似狀況或應考慮在原案廢案或公告前先提分割案。
【詳細內容請見《北美智權報》196期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
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