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解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響之影響----美國法院設計專利侵權訴訟篇

2017-10-12 15:51北美智權報

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【葉雪美╱經濟部智慧財產局專利一組簡任專利高級審查官】

圖式(drawings)的揭露是設計專利最重要的元素,在設計專利申請案中,圖式經由請求項用語「如圖所示」之聲明,指出申請人想請求的保護範圍,因此,設計專利的範圍被申請案圖式中所揭露的設計所限制。這幾年,在美國的專利侵權訴訟中,設計專利圖式中的不一致或不明確等瑕疵,致使專利權範圍不明確,無法據以實施,專利無效,這已是被控侵權人經常利用的一種抗辯或主張。本文中以侵權訴訟案件說明設計專利權範圍解讀的法律標準,以及設計專利圖式的不一致或不明確對於專利權範圍解讀的影響,分析法院對於設計專利圖式之明確性的審查判斷,一則可提醒申請人在製作設計專利圖式應特別注意圖式之間的一致性與明確性,亦提供我國產業界、專利業界及法院作為參考之用。

※本文摘錄自[解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響-法院篇]

專利權範圍解讀的法律標準

專利侵權訴訟的侵害鑑定是由專利權範圍的解讀開始。在Markman案中,CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit,聯邦巡迴上訴法院)確定專利權範圍解讀係屬法律問題,應由法院為之。法院首先應檢視記錄中的內在證據,亦即專利本身,包括:專利權範圍、說明書、申請歷程檔案,以及外在證據,例如:專家和發明人的證詞、字典和論文,但這些外在證據通常不如內在證據的重要性。

申請專利範圍的詞彙通常是,所屬技術領域具有通常知識者在閱讀說明書及歷史檔案時,所理解的「通常和慣用的意義(ordinary and customary meaning)」。不過,專利權人可以編纂自己的詞彙,特別定義與其一般意義相反的專利請求項。此外,說明書是與專利權範圍的解讀與分析有著高度關聯性,通常是有決定性的,這是對於有爭議術語的最佳指引。

圖式是設計專利權範圍最好的解讀

設計專利不同於發明專利,在實務中,法院聚焦於核准專利之設計的整體視覺外觀。美國最高法院認為,對於設計專利而言,解讀權利範圍時,直接解讀圖式會比任何文字的描述來得更佳。設計專利權範圍解讀之基本原則,是以專利公報所公告之圖式為主,有些設計需要較多的解讀,有些設計僅需稍作解讀,有些則不用解讀。

對法院而言,設計專利的專利權範圍解讀是一項特別的挑戰,因為典型的專利請求項是「如圖所示」,必須依據圖式所揭露的請求設計來解讀。鑒於以文字描述設計的困難,一般而言,圖式的視圖是設計專利本身最好的描述。儘管如此,當雙方對專利請求項用語的範圍提出爭議,法院有義務解決這個問題,但不是針對整個專利權範圍的文字描述。雖然,CAFC認為審判法庭有責任在設計專利案件中進行專利權範圍的解讀,但並沒有規定必須採取何種形式。

Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc.案件

2008年1月起Times Three服裝公司(簡稱Times Three)申請一系列貼身內衣(garment)的設計專利。2013年3月,Spanx公司在喬治亞州北區地方法院提起專利不侵權之訴(declaratory judgment of non-infringement),確認該公司的內衣產品並未侵害Times Three的7項專利。2013年4月,Times Three認為Spanx的產品侵害其6項設計專利而提起侵權訴訟,並將訴訟管轄移轉到紐約州南區地方法院。

2013年9月,Spanx建議法院應該要解讀設計專利的保護範圍,雙方提出3項重大爭點:(1)所請求的設計是否限於服裝的外觀,或是包含服裝內部類似的設計;(2)車縫線可以構成請求設計的一部分?(3)如果設計的陰影部分不同,是否表示衣服的該部分係由不同材料所製成?Spanx還主張,D665,558專利、D666,384專利和D623,377專利無效,因為上開專利不符合美國專利法第112條規定的「明確性」要件。

專利權範圍的解讀

設計專利的保護範圍僅限於衣服的外觀

從Times Three的6項設計專利的圖式中可明顯看出,僅請求貼身內衣的外觀。在D 622,477(如圖1所示,簡稱D477)專利的說明書中清楚說明,每一專利包括1個前視圖、1個後視圖及4個側視圖,每2個側視圖描繪一個實施例。

圖1:Times Three公司貼身內衣的USD 622,477圖式
圖1:Times Three公司貼身內衣的USD 622,477圖式
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在D 622,377和D 666,384設計專利的說明書中清楚說明,圖式中以虛線或點線所描繪的人形,僅用於環境結構,並不構成所請求設計之一部分,不過,在6項專利所有圖式中,所請求的設計都顯現在衣服的外觀上,猶如穿著在身上一般。在專利請求項、設計說明或申請歷程檔案中,沒有任何跡象說明衣服內部是請求設計的一部分。

法院說明:Times Three全然忽略了圖式定義了專利權範圍的事實,圖式中描繪了一種穿著於女性形體的衣服外觀,專利權範圍是「如圖所示和所描述的」,其所揭露的設計是以穿著方式呈現的衣服外觀,如果圖式所描繪的內衣是反穿的,或可以反穿的,將徹底脫離專利請求項的「普通和習慣意義」以及併入圖式的揭露一起解讀的原則。


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