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現行舉發制度 能解決專利權歸屬爭議嗎?

2017-10-11 15:30北美智權報

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【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授】

按照現行制度,舉發案必須在系爭專利公告後二年內提出,從舉發申請至最高行政法院審理完畢,要確定撤銷專利所費時間可能長達五年,對真正權利人來說可能為時已晚;即使舉發成立,並非直接移轉專利權,而是要重新提出專利申請案……

在專利權歸屬爭議中,主張自己是原權利人者,可選擇以「舉發」為手段重新取得專利權。根據專利法第71條第1項第3款和同條第2項規定,系爭專利若「違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人」者,「利害關係人」得提起舉發。另根據智慧財產局《專利審查基準》第五篇舉發審查基準之2.1.2,「利害關係人」通常為「真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人」。因此,舉發制度的存在,可讓「真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人」恢復其權利。

舉發成功還要重新申請專利

然而,此權利恢復機制為有限制的制度。根據專利法第35條第1項,專利權「經專利申請權人或專利申請權共有人,於該專利案公告後二年內,依第七十一條第一項第三款規定提起舉發,並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者,以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日」。亦即,舉發案必須在系爭專利公告後二年內提出,而逾期則無法重新取得專利權,此形同對適格專利申請權人的懲罰。另待系爭專利撤銷確定後,必須在二個月內提出相同發明內容的專利申請案,而不是直接獲得專利權。雖然該相同發明的申請案是以被撤銷的系爭專利的申請日為申請日,但其仍要經過可專利性的審查,而有不授予專利的可能性。最後,從舉發申請開始至最高行政法院審理完畢,要確定撤銷專利所費時間可能長達五年,故對真正權利人的利益復原為時已晚。

其次,專利法第79條第2項規定「舉發之審定,應就各請求項分別為之」,以及第82條第1項規定「撤銷得就各請求項分別為之」等規定,將使得「共同專利權人」的復權舉發不易成功。舉例來說,假設系爭專利有請求項1至4,如果智財局初步審定認為系爭專利之全部請求項或部分請求項應以舉發人為適當的專利申請權人,智財局必須先通知系爭專利權人限期更正。在「全部請求項」皆有爭議的情況下,系爭專利權人可能不易以更正請求項之方式來克服審查意見,因為無論如何限縮請求項,系爭技術特徵仍為縮小後的請求項所涵蓋。因此,舉發人有機會因舉發成立而使原專利權撤銷,進而根據專利法第35條第1項重新取得系爭發明之專利權。

部分請求項存在爭議

但是在「部分請求項」有爭議的情況下,假設爭議的請求項為請求項3和4,則系爭專利權人可選擇以更正方式來刪除請求項3和4等,如此即可克服舉發成立之問題。但該案舉發人(即適格之專利申請權人)的權利卻無法伸張。即使系爭專利權人選擇不更正請求項3和4,因為只有請求項3和4因舉發成立而撤銷,而系爭專利仍屬有效,故在系爭專利未因舉發而撤銷的請況下,該案舉發人仍無法根據專利法第35條第1項而重新取得專利權。

對「部分請求項」有爭議的情況,現行制度無法讓適格之專利申請權人透過舉發來獲得權利保障。對此問題,本文建議可從最高行政法院103年度判字第418號判決來思考解決之道。雖然該判決針對之舉發案其原處分發生於2011年專利法修正案生效前(2013年1月1日之前)而不適用現行專利法第82條第1項之規定,但其仍有啟發性。

最高行政法院103年度判字第418號判決指出,舉發案經逐項審查結果而認為部分請求項非為系爭專利權人所應享有時,智財局應「依申請或依職權通知專利權人限期更正」。如果系爭專利權人未申請更正,則因專利法「無分項審定明文」且考慮「專利整體性」,智財局「應為全案舉發成立之審定」。儘管專利申請權之爭議僅涉及部分請求項,但其本質上為舉發人是否為共同專利申請權人的問題。根據專利法第12條第1項,「專利申請權為共有者,應由全體共有人提出申請」。因此,基於專利申請權的「整體性」,參酌最高行政法院判決之概念,如果系爭專利權人對爭議之答覆不可採時,應針對整件專利為舉發成立。至於,原專利權人得否可刪除或更正有爭議之請求項,基於「整體性」的問題而不應准予,以確保主張共有專利申請權之舉發人能實質受到舉發制度的保障。

按照現行制度,以舉發恢復真正專利權人的身分並非好方法。未來可能的改進方向為,就專利權歸屬的舉發案,其舉發審定成立時應立刻發生專利權移轉的效果;另在該類舉發案審查過程或後續的行政救濟中,應禁止系爭專利權人更正請求項。如此,透過舉發申請來取回應得的專利權之制度,才能真正保護適格的專利申請權人。


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