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美國營業秘密法上路年餘 企業主買單嗎?

2017-08-24 10:57北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

美國保護營業秘密法 (Defend Trade Secrets Act,DTSA) 於2016年5月11日正式生效,迄今已上路年餘。究竟DTSA與UTSA(Uniform Trade Secrets Act,統一營業秘密法)有什麼不一樣?是否能對企業提供更完善的保護?美國企業是否買單?對台灣企業又有什麼影響?本文試圖對DTSA上路年餘的狀況作一些歸納整理。

DTSA其實是美國 1996年制定的經濟間諜法案的延伸,將營業秘密訴訟納入聯邦法範疇下,使營業秘密所有人有更多的選擇,除了在州法院提出訴訟外,也可以在聯邦法院興訟。嚴格來講,DTSA為營業秘密提供了更嚴密的保護 (如於訴訟前期發佈早期扣押命令),美國富士比(Forbes)雜誌專欄作家Eric Goldman甚至認為DTSA是繼美國發明法案 (AIA) 在2011年生效以來,在智慧財產權上最重要的發展,主要有以下幾個面向。

首先,DTSA影響到每一個人。許多企業將營業秘密視為其最重要的智慧財產,因此修改營業秘密法本來就是一件大事,但是DTSA所觸及的範圍非常寬廣,一般人可能每天都會碰觸DTSA好幾次。像每一個企業僱員不管是受聘還是被解聘、當員工與協力廠商、在公共場合、跟朋友或是跟家人討論跟公司有關的事情時,這些行為都與營業秘密有關。正因為DTSA管得很寬,因此被認為是自AIA生效以來跟智慧財產權相關的最重要發展。

雖然DTSA將營業秘密訴訟納入聯邦法範疇下,但各州法律對營業秘密糾紛之管轄權依然存在,只是在各州法律之上再加上聯邦法之管轄,而營業秘密的所有人可以選擇在洲法院或是聯邦法院提起訴訟,當然也可以同時在兩個地方提起訴訟,像DTSA生效後有一些案件便是同時在聯邦法院及州地方法院提起訴訟的。在這種情況下,雖然原告勝訴的機會比較多,但另一方面,訴訟成本也會隨之提升。在訴訟成本增加的情況下,有一個潛在的隱憂,就是「營業秘密蟑螂」的出現,用大量興訴的策略逼使被告因不願付出巨額訴訟費用而匆匆和解。不過由於DTSA實施時間尚短,故尚未發現此現象。

要成為營業秘密的標的,必須滿足三大需求:

  1. 必須要能衍生出(實質或潛在的)商業價值,一個沒有價值的秘密,是無法成為興訟標的的。像是化學方程式、原始碼、製造方法、行銷計劃等等,都可以算是營業秘密的標的。至於客戶名單的部分,資深美國律師指出,在行動電話、行動上網及社交APP日漸普及的今天,客戶名單取得已非常容易,如果拿來當營業秘密訴訟標的恐怕勝算不大。
  2. 用合法合理的方式(如反向工程)不容易取得的資訊。
  3. 持有人用很多資源及很努力維護的資訊:如果持有人本身都沒有努力去維護,那這資訊本身應該只是一個不太重要的「秘密」。

營業秘密持有人擁有的基本權利是「禁止別人揭露、禁止別人使用」,如有人違反,即可求償。

在求償的部分,主要有4種計算方式:

  1. 實際損失:如因對方竊取秘密後損失的市場
  2. 被告的不正當收益
  3. 合理的權利金
  4. 懲罰性或是警戒性損害賠償

此外,禁制令也是一種補償的方式

  1. 在美國遇到比較麻煩的問題是法院較重視個人工作權,相對來說,對企業資訊的重視程度比較低,因為法院認為員工到企業去上班後,企業資訊跟他個人的資訊及經驗是會融合的,在這種情況底下,他們很自然會帶著原本企業的資訊到別的公司上班。因此員工如果被挖角,不可以禁止他到別的地方上班,但可以使用禁制令,禁止該員工被挖角後使用被前雇主視為營業秘密之相關資訊。
  2. 此外,禁制令更可以要求被告採取行動來保護原告的營業秘密繼續被擴散。值得注意的是,禁制令是沒有時間限制的,不能使用就是永遠不能使用。

DTSA的著名案例

  1. 第一個州法院判決:Henry Schein, Inc. V. Cook
  2. 此一案例在2016年6月10日於北加州地方法院 (the United States District Court for the Northern District of California)由Jon S. Tigar法官頒發在DTSA生效後第一個臨時禁制令,此臨時禁制令依據DTSA的法條,禁止原告之前員工Jennifer Cook向原告 (HSI) 的客戶進行銷售行為。

  3. 第一個陪審團判決:Dalmatia Import Group Inc. v. FoodMatch Inc. et al.
  4. 此案件於2017年2月25日由聯邦法院陪審團作出判決。 在這個案例中,聯邦法院陪審團判決原告Dalmatia獲得250萬美元的損害賠償。其中50萬美元的損害賠償是與DTSA相關的,而其餘200萬美元則是商標侵權及產品仿造部分的損害賠償。

總的來說, DTSA對美國企業主提供了更嚴密的營業秘密保護,也讓許多近年來不易取得專利的軟體技利改採營業秘密保護一途,對企業與發明人來說,選項更為多元。然而,DTSA並沒有針對中國企業著墨,也沒有對網路駭客祭出有效的管治措施,對美國企業而言,可以說是美中不足的地方。


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